Вступ

Актуальність теми. Кількість розглянутих за останній час в судах спорів, предметом яких були права на комерційні найменування, свідчить про те, що роль комерційних найменувань в економічному житті держави та суспільства є доволі значною. В той же час певні недоліки законодавства щодо захисту прав на комерційні найменування та невіднайдення шляху їх подолання принаймні на теоретичному рівні не дає змоги стверджувати про існування в Україні дієвого механізму захисту, а відтак і охорони прав на такі найменування.

В цілому в доктрині цивільного права України проблемам правового регулювання інституту комерційного найменування приділяється багато уваги. Питання загального характеру регулювання комерційного найменування в Україні були досліджені в таких дисертаційних роботах: А.О. Кодинця «Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг в Цивільному праві України» (Київ, 2006), І. В. Кривошеїної «Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України» (Київ, 2007), С.І. Іщука «Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування» (Київ, 2009). Ґрунтовне дослідження цієї теми викладене у роботі «Комерційне найменування в Україні: основні правові аспекти» за редакцією Ю.Л. Бошицького, О.О. Козлової, Г.О. Андрощука (Київ, 2006).

Теоретичним підґрунтям для цієї роботи, окрім робіт вказаних вище авторів, стали праці багатьох вітчизняних та іноземних вчених-юристів, зокрема: В.Д. Базилевича, В.І. Березанської, С.А. Бобкова, О.О. Бовіна, Г. Боденхаузена, В.Ю. Бузанова, М.К. Галянтича, Є.Н. Данилової, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, С.О. Довгого, В.С. Дроб’язко, В.О. Жарова, В.О. Калятіна, Ю.М. Капіци, О.Ю. Кашинцевої, Н.С. Кузнєцової, В.М. Литвина, В.В. Луця, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори, В.В. Розенберга, О.Д. Святоцького, О.П. Сергеєва, Ю.К. Толстого, Ю.С. Шемшученка.

Аналіз праць зазначених науковців дає підстави стверджувати, що на теоретичному рівні проблема правового регулювання створення, використання та охорони комерційного найменування та прав на нього знайшла своє вирішення, а подеколи навіть не одне. В той же час питання захисту прав на комерційне найменування в більшості випадків розглядалося лише фрагментарно. І окрім того, дане питання не є проблемою чисто матеріального права, вона стосується і проблем процесуального права України. Саме цей аспект правового регулювання інституту комерційного найменування – захист прав на нього, тобто комплексний аналіз норм матеріального та процесуального права, а відповідно теоретичних розробок та практичного досвіду, є недослідженим. У зв’язку з цим подальше дослідження проблем та перспектив правового регулювання захисту прав на комерційне найменування вбачається актуальним.

Вищезазначене обумовлює необхідність комплексного теоретичного дослідження проблем правового регулювання відносин, пов’язаних із набуттям, реалізацією та захистом права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у розробці комплексної моделі захисту прав на комерційне найменування.

Реалізація поставленої мети зумовлює необхідність вирішення автором таких завдань:

– визначити конкретний об’єкт захисту;

– виявити коло осіб, які уповноважені звертатися по відповідний захист;

– встановити повноваження судових органів щодо захисту прав на комерційне найменування;

– дослідити питання переваг та недоліків та достоїнств українського законодавства, що регулює питання захисту прав на комерційне найменування, та запропонувати шляхи вирішення проблемних питань відповідного законодавства.

Об’єктом дослідження є відносини, що виникають у зв’язку з порушеннями прав на комерційне найменування та подальшим вирішенням спорів, які виникають внаслідок таких порушень, у судах України.

Методи дослідження. Методологічною основою даної роботи є діалектичний метод пізнання, що виявляється, зокрема, у застосуванні таких процесів діалектики, як аналіз та синтез, при дослідженні окремо та в цілому питань теми даної роботи. В роботі також використано такі методи наукових досліджень: формально-юридичний, історико-правовий, порівняльно-правовий, статистичний, системно-структурний. Так, формально-юридичний метод застосовано під час аналізу змісту норм законодавства, що визначають поняття, структуру комерційного найменування, суб’єктів, які мають право звертатися по захист прав на комерційне найменування, порядок набуття та реалізації права на досліджуваний засіб індивідуалізації (підрозділи 1.1, розділ 2 роботи). Історико-правовий метод було використано автором при розгляді еволюції інституту комерційного найменування, а також при встановленні його поняття (підрозділи 1.1, 1.3 роботи). Порівняльно-правовий метод дозволив з’ясувати співвідношення комерційного найменування із іншими об’єктами права інтелектуальної власності – засобами індивідуалізації (підрозділ 1.2 роботи). За допомогою статистичного методу автором було опрацьовано матеріали судової практики (розділ 3 роботи). Використання системно-структурного методу дозволило, зокрема, чітко визначити пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України щодо захисту прав на комерційне найменування. В процесі дослідження використовувалися також інші загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання.

Емпіричною базою дослідження є рішення Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції, в тому числі загальних судів у кримінальних справах, та господарських судів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, з яких перший має три підрозділи, а третій – два, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Повний обсяг роботи складає 115 сторінок, з яких 11 сторінок займає список використаних джерел, що включає 104 найменування. Додатки викладені на 2 сторінках.

1. Об’єкт судового захисту прав на комерційне найменування

1.1 Поняття комерційного найменування та його значення в економічному житті держави

Закріплюючи законодавчо права та свободи за тими чи іншими суб’єктами права, держава забезпечує відповідні юридичні гарантії їх належної реалізації. В системі юридичних гарантій прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб важливу роль відіграє цивільно-правий захист, за допомогою якого досягається відновлення порушених майнових або особистих немайнових прав та інтересів, попередження і припинення дій, які порушують (або можуть порушити) права та інтереси зацікавлених осіб, усунення протиріч у праві і т.д.

Захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб в тій чи іншій формі є об’єктивною необхідністю. Створюючи норми права і тим самим передбачаючи можливість виникнення на їх основі суб’єктивних прав та інтересів, держава повинна передбачити і відповідну форму їх захисту. Під формою захисту суб’єктивних прав та інтересів слід розуміти певний порядок захисту прав та інтересів, які здійснюється тим чи іншим юрисдикційним органом в залежності від його природи [40, с. 12].

ЦК України від 16 січня 2003 року [97] в ст. 16–19 передбачено такі форми захисту: судовий захист, захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, нотаріусом, самозахист. Проте саме судовий захист видається найбільш дієвим, адже, по-перше, тільки юрисдикція суду згідно з п. 2 ст. 124 Конституції України від 28 червня 1996 року [43] поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (в той час як державні органи діють в межах, визначених законодавством). А по-друге, саме до суду можуть бути оскаржені рішення зазначених вище органів, якщо вони (навіть в межах власної компетенції) вирішили певне питання.

Проте перш ніж розглянути питання способів судового захисту, суб’єктів, які можуть звертатися за захистом, прав на комерційне найменування, необхідно, на нашу думку, спершу визначитися, власне, із об’єктом захисту – комерційним найменуванням. І саме така структура даної роботи: об’єкт судового захист – суб’єкт звернення – спосіб захисту, видається найбільш логічною.

В зв’язку з викладеним, слід почати саме з визначення поняття комерційного найменування.

Паризькою конвенцією [61], до якої приєдналася і Україна, комерційне найменування віднесено до інституту промислової власності. При цьому вираз «промислова власність» досить умовний і використовується тому, що винаходи, знаки для товарів та послуг тощо, оцінюються передусім з позицій промислової значущості, економічної ефективності, отримання прибутку під час їх використання у виробничій діяльності [28, с. 25].

На відміну від згаданої Конвенцій в ЦК України не здійснено відповідного розподілу об’єктів інтелектуальної власності на інститути – в ст. 420 ЦК України наведено лише перелік таких об’єктів (при чому від є вичерпним).

В той же час деякими науковцями [8, с. 9] виділяються такі чотири групи – інститути об’єктів інтелектуальної власності:

– авторське право та суміжні права;

– патентне право (або право промислової власності);

– право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції (робіт, послуг), що виробляється ними;

– нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності (наприклад, ноу-хау, топографії інтегральних мікросхем тощо).

Зрозуміло, що комерційне найменування разом із знаками для товарів та послуг і найменуваннями місця походження товару науковцями віднесено до об’єктів третього інституту права інтелектуальної власності.

Саме такий розподіл, наведений вище, видається більш доцільним, аніж відображений в Паризькій конвенції, оскільки відображає специфіку кожного із об’єктів права інтелектуальної власності. Засоби індивідуалізації в цьому аспекті за способом їх створення (в якому присутні, наприклад, елементи художньої творчості) та вже зазначеною промисловою значущістю знаходяться на проміжку між об'єктами авторського права та патентного права. А тому, як зазначають деякі науковці, такі об'єкти доцільно виділити в окрему групу [99, с. 569; 62, ст. 196].

Термін «комерційне найменування» з’явився у законодавчій термінології України після прийняття нового ЦК України. До цього часу в національному законодавстві використовувався термін «фірмове найменування». Хоча й зараз у законодавстві, зокрема, у ЦК України використовується подвійна назва – комерційне (фірмове) найменування (ст. 90, 420 та глава 43). На нашу думку, це зумовлено тим, що саме термін «фірмове найменування» використовується в українському перекладі Паризької конвенції. При цьому в самій Конвенції пункт 8 має назву «Trade names», що правильніше було б перекласти саме як «комерційні найменування» (trade англ. – торгівля, комерція). Переклад же даного пункту Конвенції саме як «фірмові найменування», в свою чергу, був зумовлений тим, що переклад було здійснено в період чинності попереднього Цивільного кодексу Української РСР.

Також слід звернути увагу, що в тексті ст. 2 Конвенції про заснування ВОІВ1 серед об’єктів інтелектуальної власності значаться «commercial names» [42], що правильніше було би перекласти саме як «комерційне найменування».

Зважаючи на викладене, в подальшому нами буде використовуватися саме термін «комерційне найменування» як такий, що, на нашу думку, відповідає сучасному розвитку правничої термінології. Що ж до термінологічної колізії термінів «комерційне» та «фірмове» найменування, то такі терміни, як зазначає Іщук С.І. [32], повинні вживатися як рівнозначні. Однак така ситуація при застосуванні чинних нормативно-правових актів, в яких містяться зазначені терміни, можлива лише тимчасово, до приведення всього законодавства до єдиного термінологічного поняття «комерційне найменування».

Сьогодні нормативно-правовою базою для регулювання відносин щодо комерційних найменувань в Україні, крім ЦК та ГК України (останній від 16 січня 2003 року) [14], є також Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року [46], Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року [36], Митний кодекс України від 11 липня 2002 року [52]; Закони України: «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року [21], «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року [19], «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року [20]; Положення про фірму (введеного в дію постановою ЦВК СРСР та РНК СРСР від 22.06.1927) [79].

Щодо Положення про фірму, то слід відзначити, що згідно з чинними на даний час Рекомендаціями президії Вищого господарського суду України від 10.06.04 р. №04–5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [85] та листом згаданого Суду від 14.01.04 р. №05–3/31 [49] у зв’язку із прийняттям Цивільного та Господарського кодексів України, з 1 січня 2004 року воно не застосовується. Проте на даний час у Вищому господарському суді України розроблено проект Рекомендацій президії зазначеного Суду, якими докорінно змінено положення Рекомендацій №04–5/1107 в частині застосування Положення про фірму. Так, в проекті зазначається, що у вирішенні питань про права інтелектуальної власності на комерційне найменування у справах, пов’язаних із захистом зазначених прав, господарськими судами МОЖЕ застосовуватися Положення про фірму в тій частині, в якій воно не суперечить законам України. Зважаючи на викладене, вважаємо, що посилання в даній роботі на згадане Положення, таким чином, буде виправдане і з точки зору теоретичної і з точки зору практичної доцільності.

Проте в жодному з названих нормативно-правових актів не наведено визначення терміну «комерційне найменування». У частині 2 ст. 90 ЦК України закріплюється тільки те, що юридична особа, яка є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. А у ст. 489 ЦК вказується, що правова охорона надається комерційному (фірмовому) найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. У ГК України комерційному найменуванню присвячені ст. 33, 155 та 159, проте в жодній з них не дається його визначення. Положення про фірму містить кілька термінів: «фірма», «фірмове найменування», «скорочене фірмове найменування» і жодному з них не дає визначення. У Паризькій конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої здійснюється охорона комерційних найменувань на міжнародному рівні, також не встановлюється поняття комерційного найменування. Конвенція відносить це питання до компетенції національних законодавств, закріплюючи лише загальний принцип охорони комерційних найменувань у країнах, що приєдналися до неї.

В той же час в юридичній літературі найпоширенішою є позиція, яка визначає комерційне найменування як таке найменування, під яким особа діє в цивільному обороті і яке індивідуалізую цю особу серед інших його учасників [59, с. 202] та яке закріплюється в її установчих документах [34, с. 331]. Воно не вказує на конкретні товари чи послуги, однак наголошує саме на юридичній особі, яка виробляє той чи інший вид товару чи надає відповідні послуги [96].

Дане визначання видається найбільш повним та таким, що розуміється однозначно, а тому саме воно буде використовуватися для розкриття змісту поняття «комерційне найменування» в подальшому в нашій роботі.

Цікавим, хоч і дещо описовим, а тому і не таким однозначним, як попереднє, видається таке визначення: комерційне найменування – будь-яка назва юридичної особи, яка має бути чіткою, короткою, такою, що легко сприймається, запам’ятовується і відповідати характерові статутної діяльності [100, с. 604; 101, с. 229]. Зрештою, хоч дане визначення і не чітке (занадто оціночне, неконкретне), проте воно наводить ознаки, яким має відповідати комерційне найменування з точки зору досягнення основної мети його створення – індивідуалізація суб’єкта господарювання.

Оскільки право на користування комерційним найменуванням фактично виникає після легітимації самої юридичної особи, то існує ймовірність ототожнення комерційного найменування із найменуванням юридичної особи (детальніше про це розкрито в розділі 1.2). Однак слід зазначити, що ще в п. 10 Положення про фірму передбачалося, що фірмове найменування не підлягає особливій реєстрації, незалежно від реєстрації підприємства, тобто реєстрація підприємства (і реєстрація назви підприємства) і початок використання комерційного найменування це два незалежні процеси.

Отже, комерційне найменування покликане індивідуалізувати осіб серед інших в цивільному обороті. Необхідними умовами створення та використання комерційного найменування є його відповідність таким принципам:

1) принцип істинності комерційного найменування. Таке найменування має правдиво відображати правове становище особи, попередити обман громадськості і не дати свободу дії суб’єктам, які схильні до різного роду актам недобросовісної конкуренції [89, с. 56]. Воно (комерційне найменування) має містити справжнє зазначення організаційно-правової форми юридичної особи (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство тощо), її типу (державна (публічна), приватна тощо), виду діяльності (виробнича, наукова, комерційна), особи власника.

Деякими науковцями, зокрема, Підопригорою О.О. та Підопригорою О.А., зазначалося також, що принцип істинності означає відповідність назви характеру діяльності певної фірми [63, с. 129]. Дане трактування принципу істинності, на нашу думку, не є безспірним, оскільки, якщо довести це до крайнощів, то фактично всі фірмові найменування будуть відтворювати рід занять осіб, які їх використовують. З цього приводу варто навести слова художника Федорова Г.П. (хоча ці слова і стосуються торговельних марок, проте в контексті даного абзацу це не має принципового значення): товарний знак – це витвір мистецтва і його створення є процесом творчим [цит. за 33, с. 161], а тому створення фірмового найменування не має залежати від діяльності його власника.

В зв’язку з цим у результаті інтелектуальної діяльності певних осіб створюється оригінальна назва і слово, яка підкреслює елемент творчості в створенні вигаданого слова, хоча він і не може застосовуватися до слів із усталеним змістом [33, с. 163].

2) принцип виключності комерційного найменування. З попереднього абзацу зрозуміло – щоб виконувати функцію персоніфікації учасників цивільного обороту, комерційне найменування повинне мати особливі ознаки, які не допускали б змішування одного комерційного найменування з іншим. Для цього і існує зазначений принцип виключності комерційного найменування, відповідно до якого воно має бути новим і відмінним від комерційних найменувань, що вже використовуються.

Відоме зазначення комерційного найменування однієї особи робить неможливим існування поряд із ним іншого або інших комерційних найменувань абсолютно тотожних або схожих настільки, що існує загроза змішування їх одне з одним [89, с. 70]. В той же час послідовне застосування даного принципу може призвести до абсурдної ситуації, коли важко було б «придумати» таке комерційне найменування, яке не співпадало б чи не було б схожим з комерційними найменуваннями, що вже існують. Саме тому реалізація принципу виключності комерційного найменування повинна бути обмежена певними рамками. Такими рамками можуть виступати територіальна віддаленість одного суб’єкта власника схожого (тотожного) комерційного найменування від іншого, приналежність таких суб’єктів до різних галузей виробництва, різна організаційно-правова форма тощо.

В ч. 4 ст. 489 ЦК України передбачено, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Таке формулювання, на нашу думку, є нечітким, що дає змогу різним особам трактувати можливість «введення в оману» на власний розсуд, в той час як зазначення більш чітких рамок (наприклад, територіальних чи організаційно-правових) дало б змогу легко визначити потенційну загрозу (чи відсутність загрози) сплутування в уяві споживачів комерційних найменувань різних осіб.

Проте в цілому можна стверджувати, що критерій виключності комерційного найменування базується на принципі «prior tempore – potior (potentior) jure» (першому за часом – перевага у праві).

При цьому слід пам’ятати, що зміст критерію виключності комерційних найменувань не обмежується лише сферою їхнього використання. Комерційне найменування особи не повинне збігатися також із знаками для товарів і послуг та зазначеннями походження товарів, власниками прав на які є інші особи.

3) принцип постійності комерційного найменування. Належний ступінь індивідуалізації учасників цивільного обороту може бути забезпечений комерційним найменуванням тоді, коли воно залишається незмінним протягом усього часу, поки юридична особа зберігає свій організаційно-правовий статус [15, Т.3, с. 264]. Ця вимога має вияв у зазначеному принципі постійності комерційного найменування.

Саме тому не допускається довільна і не обумовлена певними поважними причинами зміна комерційного найменування. Звичайно, принцип незмінності не повинен суперечити критерію істинності комерційного найменування. Якщо, наприклад, відбулася зміна організаційно-правової форми підприємства чи змінився його власник (це стосується фізичної особи-підприємця), це повинно бути відображено в комерційному найменуванні.

Вважаємо, що немає потреби доводити зацікавленість як власника комерційного найменування, так і інших учасників цивільного обороту, споживачів, у незмінності комерційного найменування особи. Комерційне найменування є уособленням ділової репутації її власника, гарантом для інших учасників цивільного обороту постійності та незмінності ділових зв’язків та для споживачів – символом якості та надійності продукції.

Саме тому комерційне найменування є цінним надбанням його власника. Це розумів ще в середині ХІХ ст. відомий французький романіст А. Дюма (батько):

«Придбавши цей готель, я навіть хотів … дати йому назву … – «Прові́дна зірка», але готель вже здобув певну відомість з вивіскою «Під знаком хреста», тому, побоюючись втратити дохід, я відмовився від такого наміру» («Графиня де Монсоро») [18, с. 303].

Не зайвим, на нашу думку, буде зазначити ще одну обставину: в законодавстві не міститься заборони суб’єкту господарювання мати понад одне комерційне найменування. І навіть викладені вище принципи створення та використання комерційного найменування в принципі не містять такої заборони. Видається, що така заборона, якби вона мала місце, була би безпідставною, адже кількість комерційних найменувань як і взагалі необхідність використовувати комерційне найменування мають визначатися самим суб'єктом господарювання – в цьому проявляється свобода підприємницької діяльності, закріплена в ст. 6 ГК України.

Розглянуті критерії охороноспроможності визначають структуру комерційного найменування. Тобто позначення, що використовується як комерційне найменування, має будуватися за встановленими правилами і складатися з відносно самостійних частин. У комерційному найменуванні виокремлюють [89, с. 55; 81, с. 152] дві його частини – основну, яка іменується корпусом, і допоміжну, яка іменується додатком. Корпус комерційного найменування, який є обов’язковою частиною будь-якого комерційного найменування, вказує на організаційно-правову форму особи, її тип і вид діяльності.

До корпуса комерційного найменування додається допоміжна частина, елементи якої розподіляються на обов’язкові і факультативні. Обов’язковим додатком є спеціальне найменування особи, її номер чи інше позначення, необхідне для того, щоб її відрізняти від інших осіб. Роль таких найменувань найчастіше виконують умовні позначення у вигляді оригінальних слів (завод «Арсенал»), власних імен (об'єднання «Катерина»), зазначень походження товарів («фабрика Дніпро») тощо. Інші додатки, типу зазначень «універсальний», «спеціалізований», «центральний», у тому числі скорочене найменування юридичної особи, належать до факультативних додатків, які можуть включатися до комерційного найменування за розсудом власника прав на нього (Див. додаток 1 – структура комерційного найменування).

Законодавством України, а саме – Положенням про фірму, визначені правила побудови корпусу комерційних найменувань (за термінологією Положення – «фірми») для окремих видів комерційних суб’єктів господарювання, хоча при цьому слід враховувати те, що в Положенні використовуються терміни 80-річної давнини, але альтернативи на сьогоднішній день немає. І хоча за текстом Положення вимоги застосовуються в цілому до формулювання комерційного найменування (а не тільки його корпусу), на нашу думку, ці вимоги за своїм характером (дуже формалізованим і безальтернативним) мають застосовуватися саме до корпусу комерційного найменування. Таким чином, в п.п. 2–5 Положення визначено:

1) корпус комерційного найменування державного підприємства повинен містити зазначення предмета та виду діяльності підприємства, а також зазначення державного органу, в безпосередньому відання якого воно (підприємство) перебуває (наприклад, Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів» Міністерства охорони здоров'я України);

2) корпус комерційного найменування кооперативу має містити зазначення предмету його діяльності і виду кооперативної організації (виробничий, споживчий, сільськогосподарський кооперативи тощо, наприклад – «Виробничий кооператив «Кристал»);

3) корпус комерційного найменування акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю має містити зазначення виду товариства – «акціонерне товариство» або «товариство з обмеженою відповідальністю» (або «АТ», «ТОВ»). Якщо ж таке товариство перебуває у державній або спільній (наприклад, приватно-державній) власності, то комерційне найменування повинно містити відповідне зазначення (наприклад, «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро лізинг», «Товариство з додатковою відповідальністю «Сансара»). Зазначене правило, на нашу думку, може розповсюджуватися і на товариство з додатковою відповідальністю, адже за своє правовою природою воно подібне (принаймні щодо законодавчого регулювання створення та використання комерційного найменування) товариству з обмеженою відповідальністю;

4) корпус комерційного найменування повного товариства та «товариства на вірі» (сучасний аналог даного товариства – це командитне товариство) має містити зазначення предмета діяльності товариства, а також прізвища та ініціали (або повністю прізвище, ім’я, по-батькові) учасників обох видів товариств. Якщо в зазначених товариствах понад два учасники, дозволяється в корпусі комерційного найменування зазначати прізвища двох учасників із додаванням слів «і компанія», скорочений варіант «і Ко». (наприклад, повне товариство «Рижское товарищество для производства иголок «Э. Бинг и К», повне товариство «Ломбард «Старе місто» Стуков і Аннопольский»);

5) корпус комерційного найменування підприємства, яке належить одноособовому власнику або власникам без створення юридичної особи, має містити зазначення предмета діяльності, а також повністю прізвище (-а) та ініціали. Зрозуміло, що аналогом в сучасному законодавстві такого одноособового власника є фізична особа-підприємець, і ні про яких власників мова не може йти, є один власник. При цьому вимога про зазначення предмета діяльності такого підприємця є, на нашу думку, недоцільною, адже останній вільний у своєму виборі предмету діяльності. В ст. 159 ГК України з цього приводу зазначено, що «громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я».

Враховуючи вимоги, які висуваються законодавством до корпусу комерційного найменування, слід зазначити і правила формування додатку комерційного найменування.

Оскільки зазначені елементи (слова), які використовуються в корпусі комерційних найменувань, не є оригінальними (неповторними), то відповідно вони можуть використовуватися будь-яким суб'єктом господарювання. Саме тому найпершою вимогою до додатку комерційного найменування, є виключність (оригінальність), адже, враховуючи попередню тезу, саме в додатку формулюється неповторне найменування суб’єкта господарювання. Звідси випливає, що неприпустимим є використання комерційних найменувань, які співпадають в обох своїх частинах (корпусі і додатку) одночасно.

Що ж до суто формальних вимог стосовно того, які слова та яка мова можуть використовуватися при формуванні додатка, то такі вимоги відсутні в законодавстві. Поділяючи позицію відомого французького правознавця П. Мателі, вважаємо, що для формування додатку комерційного найменування можна і потрібно використовувати вимоги, які висуваються до позначень, що реєструються як знаки для товарів і послуг [50, с. 140]. Відповідні вимоги передбачені ст. ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Це, зокрема, відповідність слів та мови публічному порядку держави, принципам гуманності і моралі. Така позиція обумовлена тим, що саме ця частина комерційного найменування – додаток, є «творчою» складовою останнього і створюється фактично так само, як і торговельна марка.

Підтримуємо позицію Дзери О.В., Кузнєцової Н.С., Підопригори О.О. [80, с. 692] і вважаємо, що доцільно законодавчо врегулювати порядок надання спеціального дозволу (ліцензії) на використання у комерційному найменуванні певних слів, термінів, наприклад, «Україна», «національний», «банк», «університет» тощо.

Проте позиція зазначених науковців щодо того, що використання у комерційному найменуванні іншомовних слів, назв, словосполучень слід заборонити, на нашу думку, є дещо упередженою. В тій складовій комерційного найменування, яка є «творчою» – додатку, слід надати підприємцю свободу у виборі можливого варіанту назви. Це обумовлено тим, що діяльність деяких юридичних осіб (фізичних осіб-підприємців) може бути цілком спрямована на іноземний ринок. Як варіант вирішення такої ситуації доцільно запропонувати таке законодавче врегулювання: дозволити зазначення у статутних документах україномовного варіанту комерційного найменування та його англомовний варіант (транслітерований або перекладений).

Окремо слід зазначити ще один важливий аспект використання комерційного найменування: комерційне найменування має бути зазначено як таке (тобто як комерційне найменування) в засновницьких документах суб’єкта господарювання та у всіх випадках його використання (в рекламі, на бланках тощо) має зазначатися однаково.

З викладеного зрозуміло, що попри диспозитивність того, чи слід особі (суб’єкту підприємницької діяльності) обирати для себе комерційне найменування, існує ряд імперативних вимог до таких найменувань. Проте такі вимоги викладені найбільш детально в застарілому на даний час Положенні про фірму, а також розроблені на теоретичному рівні.

Саме тому існує велика потреба в сучасному законодавчому регулюванні вимог до комерційних найменувань, які обиратимуть для себе суб’єкти господарювання. Такі вимоги, як і саме комерційне найменування, мають велике значення в цивільному (господарському) обороті, адже:

– по-перше, комерційне найменування (поряд з іншими засобами індивідуалізації) є важливим елементом у системі взаємовідносин між виробниками та споживачами,

– по-друге, комерційне найменування є економічним фактором стабільності і добробуту фірми.

Розглянемо зазначені тези детальніше.

Комерційне найменування, як зазначав Розенберг В.В. [89, с. 22, 25], покликане вказувати на юридичну «фізіономію» власника підприємства, воно є носієм ідеї цілого підприємства.

Враховуючи основну мету створення та використання комерційного найменування (в т.ч. викладену вище), логічним, на нашу думку, є виділити такі функції комерційного найменування:

1) дистинктивна – дозволяє відрізнити одного учасника комерційної діяльності від іншого, незалежно від того, які товари чи послуги вони реалізують та пропонують на ринку. І навпаки – дозволяє асоціювати послуги чи товари (та нанесені на них, наприклад, торговельні марки), які отримують, зокрема, споживачі, з певним комерційним найменуванням – виробником.

В процесі глобалізації все більшого значення набуває саме комерційне найменування підприємства. Там, де різні держави в технічному плані все більше зближуються одна з одною, а самі продукти стають все більш однаковими2, все більшої ваги набувають комерційні найменування, які користуються популярністю у всьому світі. Так, на зміну напису «Зроблено в Німеччині» приходить «Зроблено…» (далі йде назва конкретної фірми) [7, с. 58], наприклад – «Зроблено Daimler AG»;

2) запобіжна – комерційне найменування дає змогу споживачу (чи контрагенту) обирати серед суб’єктів господарювання того з них, співробітництво з яким буде найбільш вигідним та надійним (залежно від того, чи це такий суб’єкт є, наприклад, державним підприємством чи навпаки приватним). Це дозволяє запобігти порушенню (чи нереалізації) прав та інтересів споживачів;

3) комерційне найменування є одним із джерел прибутку (source of financial returns). Головна мета підприємницької діяльності є – одержання прибутку, а тому створення і використання будь-якого комерційного найменування не є самоціллю, а лише засобом одержання прибутку. А тому навіть, витрачаючи кошти на «розкручування» комерційного найменування (брендінг), його власник отримує (чи, принаймні, сподівається отримати) прибуток.

Тож коли йдеться про вартість комерційного найменування при його продажу, слід розуміти це як «компенсацію» за втрату потенційного прибутку (звичайно, якщо у комерційного найменування внаслідок вже вкладених у його рекламування коштів є вартість).

Окремо слід розглянути такий аспект створення та використання комерційного найменування як скорочене комерційне найменування. Так, в Положенні про фірму (в п. 7) та ГК України (в п. 3 ст. 159) зазначено, що правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування. Проте не зазначено, що собою являє таке скорочене найменування. Оскільки, як вже зазначалося, комерційне найменування повинно відображати в т.ч. й організаційно правовий статус власника, то логічно припустити, що якщо повне комерційне найменування є, наприклад, таким – «товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро» (або «фізична особа-підприємець Філіпов Антон Дмитрович»), то скороченим комерційним найменуванням є «ТОВ «Дніпро» (або «ФОП Філіпов А.Д.»).

Дещо протилежною зазначеній в попередньому абзаці позиція є позиція в деяких рішеннях судів. Для прикладу наведемо твердження з однієї постанови Вищого господарського суду України від 24 березня 2009 року [76]: у розгляді господарської справи судом першої інстанції на підставі досліджених доказів (зокрема, висновку судової експертизи) встановлено, що повним комерційним найменуванням позивача, яке використовувалося останнім у господарському обігу, є «товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Анкор С.В.», скороченим найменуванням – «Анкор». Дана позиція видається невірною з підстав, наведених в попередньому абзаці.

Як зазначила Кашинцева О.Ю. [83], торговельна марка сама по собі, як об’єкт світу речей, не може задовольнити потреб особи, а отже і не є бажаною. У даному разі, об’єктом правовідносин є міра можливої поведінки суб’єктів правовідносин, тобто суб’єктивне право пов’язане із знаком.

Зважаючи на те, що суть та призначення торговельної марки та комерційного найменування є схожими, а також на те, що обидва об'єкти належать до світу нематеріальних об’єктів, можна стверджувати, що все ж безпосередніми об’єктами захисту (зокрема, в суді) є не безпосередньо комерційні найменування та торговельні марки, а права на них.

Ст. 490 ЦК України передбачено фактично лише дві правомочності («два права») власника на комерційне найменування: право на користування ним та право на перешкоджання іншим особам незаконно користуватися ним (і хоча в статті подано не виключний перелік прав на комерційне найменування, інших правомочностей поки що законодавством України не передбачено). Форми ж (засоби) реалізації зазначених правомочностей є такі: здійснення господарської діяльності «під дахом» комерційного найменування, використовуючи його для залучення контрагентів та споживачів, рекламування власної продукції з його допомогою, нанесення на вивіски, бланки тощо. Зрештою, комерційне найменування може бути передане у користування згідно з договором комерційної концесії (ст. 1115 ЦК України), адже прямої заборони в законодавстві щодо таких дій не передбачено. Право на перешкоджання реалізується в тому, що власник вживає заходи щодо захисту свого порушеного або оспорюваного права на комерційне найменування (про можливі варіанти захисту, зокрема, судового йтиметься в Розділі 3).

Характеризуючи юридичну природу прав на комерційне найменування, варто вказати на низку властивих їм ознак. Дані права мають майновий та виключний характер зі всіма об’єктивно притаманними їм рисами, а саме:

а) усі права на об’єкти інтелектуальної власності, які є результатом творчої праці, виникають незалежно від волі третіх осіб;

б) усі треті особи є пасивними суб’єктами прав. Вони зобов’язані утримуватися від неправомірних дій стосовно не тілесних, нематеріальних результатів творчої праці (творів, винаходів, торговельних марок тощо), так само як щодо тілесних, матеріальних речей – об’єктів права власності;

в) до кожного із пасивних суб’єктів права, якщо їхні дії будуть протиправними стосовно суб’єктів, яким належать права на об’єкти інтелектуальної власності, можна подати відповідні позови [48, с. 184–185].

При цьому такі права є безстроковими. Це означає, що, набуваючи в установленому порядку дані права, власник може користуватися ним без обмеження яким-небудь терміном, тобто доти, поки існує саме підприємство і комерційне найменування правдиво відображає його організаційно-правовий статус та інші атрибути.

Як зазначає Бенедисюк І.М. [1, с. 9] істотною особливістю права на користування комерційним найменуванням є те, що одночасно воно виступає і як обов’язок юридичної особи. Іншими словами, юридична особа не тільки має право виступати в цивільному обороті під власним комерційним найменуванням, але і зобов’язана це робити. Дане правило закріплено на користь інших учасників цивільного обороту і споживачів, які мають право знати, з ким вони вступають у відносини. З цією метою власники повинні користуватися своїми точними і повними комерційними найменуваннями, що відповідають вимогам чинного законодавства, а не виступати під позначеннями типу «фірма», «компанія», «центр» тощо, які нічого не означають.

Дана позиція в цілому видається вірною та необхідною за виключенням двох аспектів: по-перше, право не може бути обов’язком, тому варто зазначити принаймні так – праву на користування комерційним найменуванням кореспондується обов’язок використовувати саме його (в кореспонденції, для нанесення на товари тощо), по-друге, це твердження не є правилом, адже ніде в законодавстві не закріплено. Дещо в спрощеній формі таке правило закріплено в п. 9 Положення про фірму, але воно стосується лише певного виду суб’єктів господарювання (які працюють на підставі публічного договору). Необхідною ж викладена позиція є тому, що саме використання точного комерційного найменування, яке відоме споживачу (контрагенту), дає можливість останньому вибудувати безпомилковий асоціативний зв'язок між таким найменуванням та певним суб'єктом господарювання – тобто реалізується головне призначення комерційного найменування.

Варто також відзначити, що судова практика свідчить про те, що встановити особу власника прав на комерційне найменування та його конкретні правомочності щодо нього не є настільки проблематичним, як встановлення того, що є в кожному конкретному випадку комерційним найменуванням. Саме тому в першому підрозділі так багато уваги приділяється визначенню комерційного найменування. Так, постановою Вищого господарського суду України від 4 березня 2008 року в одній зі справ саме в зв’язку з тим, що судом не було визначено комерційне найменування (щодо права користування яким сперечалися сторони), справу було передано на новий розгляд суду першої інстанції [74].

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що комерційне найменування є значущим явищем в сфері господарської діяльності, а ступінь захищеності прав на комерційне найменування важливим показником рівня розвитку конкуренції в країні. При цьому слід пам’ятати, що саме майнові права на комерційне найменування (зазначені в ч. першій ст. 490 ЦК України) є об'єктами судового захисту.

Окремо слід зазначити таке. Оскільки українське законодавство визнає нереєстраційний порядок створення та користування комерційним найменуванням, то вважаємо за необхідне (погоджуючись із позицією Кривошеїної І.В. [96]) запропонувати власникам (або потенційним власникам) комерційних найменувань такий порядок його захисту. При складанні установчих документів юридичної особи – зазначити в ньому, яким буде повне та скорочене комерційне найменування. Зрозуміло, що для фізичної особи-підприємця така процедура є неприйнятною, проте запорукою їхньої «оригінальності» в цивільному обороті буде їхній паспорт.

1.2 Розмежування правових категорій «комерційне найменування», «найменування юридичної особи», «торговельна марка» та інших засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання.

Перш за все для зручності слід ще раз навести визначення терміну «комерційне найменування»: це таке найменування, під яким особа діє в цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу серед інших його учасників та закріплюється в її установчих документах.

У Положенні про фірму (в п. 10) зазначається, що комерційне найменування не підлягає особливій реєстрації, незалежно від реєстрації підприємства. Таким чином, це положення дає можливість провести межу між комерційним найменуванням та найменуванням підприємства. Останнє має існувати обов’язково, адже воно вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців при їх реєстрації разом із скороченим найменуванням (якщо таке є) та організаційно-правовою формою юридичної особи, а також ім’я фізичної особи (підприємця). Вимоги щодо найменування закріплюються, зокрема в ЦК України (ст. ст. 90, 119, 133, 152 і т.д.) та ГК України (наприклад, ст. ст. 73, 76, 78, пункт 6 ст. 82, 95 і т.д.).

В той же час комерційне найменування не підлягає обов’язковій державній реєстрації (та й навіть добровільній, адже відповідного органу та механізму реєстрації в Україні не створено), а тому зазначення його в статутних документах є, на нашу думку, найкращим способом закріплення комерційного найменування за певним підприємством.

Таким чином, суб’єкт господарювання зобов’язаний мати найменування, а також має права на комерційне найменування.

Ще одна відмінність між комерційним найменуванням підприємства та найменуванням підприємства полягає у такому. Згідно з частиною третьою ст. 2 Закону України «Про господарські товариства» найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно бути в Україні. В той же час, як вже зазначалося, згідно з Положенням про фірму корпус комерційного найменування державного підприємства повинен містити, зокрема, зазначення державного органу, в безпосередньому відання якого воно (підприємство) перебуває. Зазначення того, що підприємство є у «віданні» певного державного органу свідчить про:

– те, хто є власником майна цього підприємства;

– повноваження такого державного підприємства щодо розпорядження майном, переданим йому (майно державним підприємствам передається лише на праві господарського відання або оперативного управління).

Таким чином найменування державного підприємства виглядає, наприклад, так – Державне підприємство «Український інститут промислової власності», а комерційне найменування цього ж підприємства, якби воно його мало, виглядало би таким чином – Державне підприємство Міністерства освіти і науки України «Український інститут промислової власності». В умовах ринкової економіки, на нашу думку, відомості щодо того, в чиєму віданні (сфері управління) перебуває державне підприємство, є важливими, адже той державний орган, який опікується відповідним підприємством, і визначає його статут, напрями (політику) діяльності. А політика самих державних органів має здатність змінюватися в залежності від певних ситуацій в державі.

Окремо слід зазначити, що комерційне найменування індивідуалізує конкретного суб’єкта господарювання тільки лише в процесі його безпосередньої діяльності. У випадку ж продажу цілісного майнового комплексу такого суб’єкта господарювання (підприємства) комерційне найменування, а точніше майнові права на нього, згідно із п. 2 ст. 490 ЦК України також може бути відчужене. В той час як позбутися найменування суб’єкта господарювання можливо лише ліквідувавши його носія, відчужити ж його неможливо. Твердження про відчужуваність права на комерційне найменування застосовне лише щодо юридичної особи, яка має відокремлене (від власника) майно – єдиний майновий комплекс, в той час як майно фізичної особи-підприємця невіддільне від майна самої фізичної особи.

До того ж, комерційне найменування внаслідок своєї реалізації своєї основної функції (дистинктивної) має певну вартісну оцінку. Ця суттєва обставина відрізняє його від прав на найменування, яке позбавлене економічного змісту та властивості обігоздатності, а права на нього слід віднести до групи особистих немайнових прав юридичної особи (ст. 94 ЦК) [39, с. 156]. В цілому аналогічну позицію про те, що законодавство України не визначає зв'язок найменування підприємства та його комерційного найменування підтримує зазначає і Березанська В.І. [3, с. 72].

Законодавство України не визначає залежності між тим, що зазначено в найменуванні суб’єкта господарювання і тим, що зазначено в комерційному найменуванні (окрім, звичайно того, що і перше, і друге має дійсно відображати організаційно-правову форму тощо). Тобто, якщо найменування суб’єкта господарювання – ТОВ «Сонечко», то в комерційному найменуванні не обов’язково має бути присутнім елемент «Сонечко». В той же час, в разі відсутності спеціального зазначення про те, яке у суб’єкта господарювання комерційне найменування (наприклад, у статуті), вважається, що його комерційним найменуванням є його найменування.

Таким чином, комерційне найменування нарівні з найменуванням (підприємства) покликане індивідуалізувати саме суб’єкта підприємницької діяльності. В той же час торговельна марка покликана індивідуалізувати товари та послуги, які надаються вже індивідуалізованим (завдяки комерційному найменуванню) суб’єктом підприємницької діяльності. Прикладом такого співвідношення «комерційне найменування / торговельна марка» є компанія General Motors Company, яка є власником, зокрема, таких торговельних марок: Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac та HUMMER [11].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг» від 15 грудня 1993 року [23] знак для товарів і послуг – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. При цьому, як зазначається далі в Законі (пункт 3 ст. 6), не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали права на них до дати подання до Державного департаменту інтелектуальної власності заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг».

В зв’язку з тим, що в Україні відсутній реєстр комерційних найменувань (та й взагалі вони охороняється без обов'язкового подання заявки на них чи їх реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки), деякі науковці рекомендують включати комерційне найменування до складу торговельної марки як її частини [7, с. 61].

В той же час охорона комерційного найменування (згідно із ст. 8а) Паризької конвенції) не залежить від питання про те, чи є комерційне найменування так само і торговельною маркою чи її частиною [6, с. 154].

Отже, основна відмінність між комерційним найменуванням і торговельною маркою – їх основне призначення. І саме їх різні призначення визначають і відмінності при їх формуванні: адже зрозуміло, що торговельна марка не повинна містити у своєму складі будь-які зазначення щодо організаційно-правової форми підприємства, ані предмету діяльності тощо. Вона (торговельна марка) символізує якість, ідею, «фізіономію» товару. В той час як комерційне найменування (як зазначалося в попередній частині першого розділу) має містити, зокрема, зазначення організаційно-правової форми.

Аналогічний висновок можна зробити і щодо співвідношення комерційне найменування / зазначення походження товарів (географічне зазначення). Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товару» від 16 червня 1999 року [24] передбачено існування різних видів зазначень походження товарів (просте і кваліфіковане, кожне з яких в свою чергу має підвиди). Всі вони – будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару та/або яке вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця. Особливими властивостями таких зазначень зумовлені виключно або головним чином характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

Тобто одразу можна помітити, що зазначення походження товарів, так само як і торговельна марка, покликаний індивідуалізувати товари та послуги певного виробника, з єдиною відмінністю – географічною прив’язкою щодо місця виробництва (надання) товарів (послуг). До того ж і торговельна марка, і зазначення походження товару можуть бути вільно відчужені (наприклад, за ліцензійним договором).

Наступним засобом індивідуалізації є комерційне позначення. Такий об’єкт інтелектуальної власності передбачений лише в Конвенції про заснування ВОІВ (в Конвенції такі об'єкти мають назву – commercial designations), проте нам (споживачам) доводиться зустрічатися з ним (комерційним позначенням) навіть частіше, ніж з іншими об’єктами інтелектуальної власності.

Комерційне позначення – це будь-який знак (словесний, графічний або комбінований), який використовується суб'єктом господарювання для позначення назви підприємства (магазину, ресторану, готелю тощо), транспортного засобу (наприклад, корабля) чи відображає інші (ідеологічні) аспекти існування суб’єкта господарювання (девіз підприємства, особливе поєднання кольорової гамми тощо) та який використовується для нанесення на вивіски, бланки, рекламу тощо. Звичайно, такими знаками можуть бути як комерційні найменування, так і торговельні марки (чи зазначення походження товару) [5]. Питання щодо визначення поняття комерційного позначення та його місця серед інших об’єктів інтелектуальної власності також викладено в працях Кодинця А.О. [38, с. 49] та Орлової В.В. [57, с. 30].

Прикладом комерційного позначення є усі вивіски на ресторанах, готелях, магазинах, а також девізи (слогани), які супроводжують рекламу багатьох відомих торговельних марок, наприклад: «L`Oreal. Адже я цього варта!», «Аерофлот. Легкий на підйом», «Нокіа. Поєднує людей», готель «Турист», гастроном «Центральний» тощо.

Таким чином, комерційне позначення можна вважати нарівні з іншими об’єктами інтелектуальної власності результатом, відображенням творчого начала, але в той же час – це всього лише правова «оболонка», в якій втілюються такі знаки (вивіски, слогани тощо), які не потребують реєстрації, оскільки виступають динамічною і непостійною складовою маркетингової діяльності підприємства. З приводу співвідношення понять комерційне найменуванні і комерційне позначення Іщук С.І. зазначив [32], що перше призначене індивідуалізувати суб’єкта цивільного права, а друге – певний цілісний майновий комплекс, який використовується таким суб’єктом.

В контексті викладеного (а особливо, зважаючи на наведену позицію Конвенції про заснування ВОІВ) спірною видається позиція Кривошеїної І.В. [96], Кохановської О.В. [44, с. 16] та Галянтича М.К. [13, с. 72] про те, що комерційні позначення не є окремими об‘єктами інтелектуальної власності, оскільки, перш за все, такий об‘єкт не передбачений нормами Цивільного кодексу України, а, по-друге, комерційне позначення слід розуміти як загальну назву щодо знаків, позначок чи найменувань, що використовуються в сфері комерційної діяльності.

Підсумовуючи, зазначимо, що, оскільки комерційне найменування є об’єктом інтелектуальної власності та суб’єкт господарювання вільний у виборі використовувати чи ні комерційне найменування у своїй діяльності, то останнє не співпадає із поняттям найменування суб’єкта господарювання. А зважаючи на те, що комерційне найменування покликане відмежувати саме суб’єкта господарювання, воно не тотожне засобам індивідуалізації продукції суб’єктів господарювання (торговельним маркам та зазначенням походження товарів). І саме тому положення пункту 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг» в частині «таких же або споріднених з ними товарів і послуг» по відношенню до комерційного найменування є, на нашу думку, неправильним та таким, що варто виключити.

1.3 Історичний розвиток правового регулювання комерційних найменувань

Походження інституту комерційного найменування слід віднести до середніх віків, до епохи розвитку міського життя і торговельних відносин. Велика кількість товариських об’єднань (ремісницькі цехи, гільдії купців), що виникали в той час, намагалися шляхом чіткого зовнішнього відмежування одне від одного попередити їх сплутування з боку клієнтів. Вони почали використовувати для цього в усіх ділових відносинах особливі позначення товариства, в яке включалися або імена всіх товаришів, або одного з них з вказівкою на існування товариства. Ним підписувалися на всіх документах по торговим угодам товариства і такий підпис – «скрепа» – отримав в подальшому назву «фірма». Таким чином, первісно це було найменування колективу купців (ремісників), яке їх індивідуалізувало, але поступово і окремі особи почали користуватися певною фірмою, тобто завжди однаково підписуватися і позначати своє ім’я в торговельних відносинах для відокремлення себе від інших, які мали подібне ім’я. Завдяки фірмі треті особи мали можливість дізнаватися, хто є власником даного підприємства, а по цьому, в свою чергу, визначали, по-перше, життєздатність підприємства, якщо його «вела» відома в торговому світі особа, а, по-друге, його матеріальне становище, яке в зв’язку з об’єднанням капіталів (на відміну від одноособового ведення торгівлі) і солідарної відповідальності видавалося кращим. При переході підприємства «в інші руки» новий власник встановлював для себе і нову фірму [17, с. 4–5; 89, ст. 28].

Коли умови економічного життя змінилися, почали цінуватися добре організовані підприємства. Зі смертю власника підприємства, який зміг його підняти на певний рівень в порівнянні з іншими, або з переходом підприємства «в інші руки» клієнтура підприємства помітно зменшувалася в зв’язку з недовірою до нового власника, а відповідно зменшувалася і цінність підприємства. Щоб утримати клієнтів, торговці почали вказувати в своїх фірмах на те, що вони є наступниками (нащадками) попередніх власників. Але спадкування в бізнесі, хоч і добре налагодженому, ще не означає, що новий власник сприйняв від попереднього його уміння вести справи; тому новому власнику доводилося доводити останнє, перш ніж заслужити для підприємства попередню репутацію. Тому комерційна винахідливість пішла далі. Набуваючи підприємство від попереднього власника, нові власники продовжували ведення підприємницької діяльності під ім'ям попереднього власника (тобто того, хто «заробив ім'я» підприємству), таким чином клієнти довгий час не знали про перехід підприємства до іншого власника. В зв’язку з цим і в теорії з’явився погляд, що фірма – це власне ім'я підприємства, а не торговця [17, с. 5–6].

Хоча ще довгий час такий погляд на фірму (тепер – комерційне найменування) викликав нарікання, адже, вказуючи на підприємство, фірма не вказувала на найголовнішу обставину – власника підприємства, слугуючи, таким чином, декорацією, яка вигідна для власників підприємства, але небезпечна для його клієнтів.

Яскравим прихильником погляду на фірму як на ім'я підприємства був професор Шершеневич Г.Ф., який зазначав, що фірма – це назва торгового підприємства, як відокремленого приватного господарства. Фірма має на меті індивідуалізувати підприємство так само, як ім'я і прізвище індивідуалізує людину. Фірма належить торговому підприємству [102].

Розглянута вище тенденція визначати фірму (комерційне найменування) спочатку як ім'я купця, а згодом – вже як ім'я підприємства відобразилася і в Торговому кодексі Франції (1807), і в Німецькому цивільному та торговому уложеннях (1900) та у практиці, яка склалася на їх підставі [17, с. 13–22].

В Україні, більша частина якої свого часу входила до складу Російської імперії, діяв «Звід законів Російської імперії», в якому в різних статтях містилися згадування про «купців, які здійснюють торгівлю купецькими домами під фірмою», «імена чи фірми заводчиків». Всі ці терміни визнають, вочевидь, фірму ім'ям особи, а не підприємства [17, с. 23].

Така ситуації в Російській імперії існувала аж до 1923 р. – часу набрання чинності Цивільним кодексом УСРР (прийнятий 1922 р.). В цьому Кодексі фірма є найменуванням підприємства; так, наприклад, у ст. 3183 зазначалося, що фірма підприємства, що належить товариству з обмеженою відповідальністю, повинна містити в собі зазначення об’єкта діяльності підприємства і виду товариства («товариство з обмеженою відповідальністю» або скорочено: «т-во з о/в» тощо).

При цьому в примітці до ст. 295 Кодексу було закріплено положення про те, що «порядок набуття фірм та користування ними визначається особливими постановами». Такою постановою стало Положення про фірму 1927 р. Навіть на сьогоднішній день дане Положення є єдиним спеціальним актом, який регулює інститут комерційного найменування.

Зрозуміло, він є дуже застарілим, але його висока законодавча техніка та деталізованість, на нашу думку, є тією базою, на якій може бути здійснено сучасне законодавче регламентування зазначеного інституту. Проте, чи буде здійснена така регламентація в рамках окремого спеціального закону (проект якого, наприклад, виносився на «розсуд громадськості» Державним департаментом інтелектуальної власності [31]), чи все ж в межах Цивільного кодексу України, не має принципового значення; головне – це результат, тобто законодавча визначеність.

У подальшому на заміну Цивільному кодексу УСРР 1922 р. було прийнято Основи цивільного законодавства союзу РСР та союзних республік 1961 року, на основі якого в подальшому було прийнято Цивільний кодекс Української РСР 1963 року. У Основах та Цивільному кодексі на відміну від попереднього Цивільного кодексу містилася лише по одній згадці про фірмове найменування (при чому саме про фірмове найменування, а не про фірму, як в Кодексі 1922 р.). Так, у ст. 12 Основ та ст. 27 Кодексу (які мали ідентичний зміст) було передбачено, що права і обов'язки господарських організацій, пов'язані з користуванням фірмовим найменуванням визначаються законодавством Союзу РСР [37, с. 743; 98]. Таким законодавством знову-таки залишилося Положення про фірму.

Слід також згадати прийняті в 1991 р. «Основи цивільного законодавства Союзу РСР та Республік», які, окрім іншого, містили (в ст. 149) одне важливе, на нашу думку, положення: «Фірмове найменування юридичної особи підлягає реєстрації шляхом внесення в державний реєстр юридичних осіб». Саме цього положення, яке суперечило підписаним Україною угодам в галузі охорони інтелектуальної власності (Паризька конвенція про охорону промислової власності, Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності), і немає в Цивільному кодексі України, прийнятому Верховною Радою України 16 січня 2003 р. (набрав чинності 1 січня 2004 р.).

Короткий аналіз виникнення та розвитку поняття комерційного найменування та законодавства щодо його регулювання свідчить про історично обґрунтовану необхідності цих явищ.

Значний потенціал до розвитку законодавчого регулювання створення та використання комерційного найменування, який існував в Російській імперії (а відповідно і в Україні) до 1917 року, був перекреслений відомими усім історичними подіями. І попри те, що саме за часів Радянського Союзу було прийняте Положення про фірму, зрозуміло, що можливість застосування даного Положення була фіктивною, адже основними його «споживачами» мали бути недержавні суб’єкти господарювання, існування яких було заборонено. Адже навіщо було державному підприємству використовувати комерційне найменування (фірму – за термінологією Положення), якщо в державі не існувало конкуренції, бо саме в конкурентних умовах і набуває свого значення комерційне найменування.

Наразі в Україні законодавчо закріплено право як державної, так і приватної власності, рівність усіх його форм (зокрема, в ст. ст. 319, 325, 326 ЦК України), право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції України) та створено механізм функціонування конкуренції. І саме законодавче врегулювання функціонування та захисту такого об’єкта інтелектуальної власності як комерційне найменування (яке на сьогоднішній день недостатнє) є одним із «стовпів» конкуренції.

2. Суб’єкти звернення за судовим захистом прав на комерційне найменування

Перш ніж розкрити питання щодо суб’єктів звернення за судовим захистом, на нашу думку, слід дослідити питання суб’єктів власності на комерційне найменування та, порівнявши відповідні суб’єктні склади, з'ясувати, чи є вони тотожними. Саме таке, послідовне, з'ясування і порівняння відповідних суб’єктних складів дасть змогу логічно поєднати перший та другий розділи даної роботи, з’єднавши їх в послідовний ланцюг: Об’єкт – Власник – Суб’єкт звернення за захистом.

Об’єктом, як вже було зазначено (в Розділі 1), є права на комерційне найменування. При цьому, існує дві теорії природи права інтелектуальної власності, що визначають те, якими правомочностями наділений власник комерційного найменування і взагалі об'єктів інтелектуальної власності. Перша теорія – пропрієтарна теорія, прихильниками якої були Підопригора О.А. і Підопригора О.О. [63, с. 11], визнає за творцями (чи власниками – якщо говорити про комерційне найменування) право власності на їхні твори (об'єкти). Тобто мова йде про класичну тріаду права власності на певний об’єкт – право володіння, користування та розпорядження комерційним найменуванням.

Друга теорія – теорія «виключних прав», яка до правомочностей власника на об'єкти інтелектуальної власності відносить «дозволяти» та «забороняти» третім особам їх використовувати [48, с. 184–185]. Саме ці дві правомочності власника – право користування та право перешкоджання іншим особам незаконно користуватися комерційним найменуванням – закріплені в ст. 490 ЦК Україні. І хоч список в даній статті не виключний інших прав у законодавстві України прямо не передбачено. Теоретичним підґрунтям теорії виключних прав є те, що комерційне найменування є нетілесним об’єктом, а тому воно за своє природою не може перебувати у володінні (фактичному утриманні власника). Прихильниками теорії виключних прав є й Маттеі У. та Суханова Є.О. [51, с. 309], які стверджують, що, зокрема, комерційне найменування (і відповідно права на нього) слід віднести до об’єктів виключних прав, оскільки на відміну від об’єктів майнових прав (які охоплюють право власності) ними можуть користуватися необмежене коло осіб. А захист прав на комерційне найменування (як і інших об’єктів інтелектуальної власності) має специфічний характер – для захисту не можна застосовувати віндикаційний позов.

На нашу думку, обидві ці теорії вірні лише на половину, адже дійсно володіти ані об’єктом інтелектуальної власності (зокрема, і комерційним найменуванням), ані правами на них неможливо. І саме тому віндикаційний позов не може бути застосованим при захисті прав на комерційне найменування. В той же час правами на комерційне найменування можна користуватися та розпоряджатися. І якщо питання користування правами не є спірним для обох теорій, то щодо права розпоряджатися слід зазначити, що права на комерційне найменування, яке входить до складу підприємства як єдиного майнового комплексу згідно із ч. 2 ст. 191 ЦК України, може бути згідно із п. 2 ст. 490 ЦК України відчужене. Окрім цього, суб’єкт господарювання може відмовитися від прав на комерційне найменування, наприклад, шляхом внесення змін до статуту в частині, що стосується комерційного найменування. І саме можливість відчужити або відмовитися від певного об’єкта (або прав на нього) становлять суть права розпорядження. Термін «виключність прав», який використовують деякі науковці (зокрема, зазначені вище Маттеі У. та Суханов Є.О.) для позначення лише прав на об'єкти інтелектуальної власності, як нам вбачається, не виключає і не заперечує терміну «прав власності» на ці ж об'єкти. Так, право власності, яке включає в даному разі правомочності користуватися та розпоряджатися, на об'єкти інтелектуальної діяльності особи є виключною власністю даної особи.

В той же час до правомочностей власника за теорією «виключних прав» також належить право «забороняти» третім особам використовувати належне йому комерційне найменування, а до кола прав в «пропрієтарній теорії» така правомочність не включена. Підставою для включення права забороняти до кола виключних прав здійснено з підстави нематеріального характеру об’єктів інтелектуальної власності, оскільки, фактично тримаючи в руках матеріальний об’єкт, який є чиєюсь власністю, власник вживає заходів, які убезпечують його від порушення прав власності. У той же час об'єкти інтелектуальної власності не можуть перебувати у такому ж безпосередньому володінні. Право «забороняти» саме по собі не може убезпечити власника прав на певний об’єкт від їх порушення, а тому зазначення такої правомочності як «виключної» не видається необхідним, тим паче, що воно (право) «забороняти» і так є виключним, адже належить тільки власнику прав. Окремо слід зазначити, що незалежно від того, чи право «забороняти» є виключним, воно вже є гарантованим: кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання (ч. 1 ст. 15 ЦК України).

Тому слід, на нашу думку, віднести засоби індивідуалізації (як інші об'єкти інтелектуальної власності) до об’єктів права власності, які мають певну специфіку щодо набору правомочностей їх власника, пов’язану з формою їх (об’єктів) вираження – нематеріальну.

Що ж стосується того, хто може бути власником прав на комерційне найменування, то, як не дивно, але ЦК України не визначає таких осіб. В ЦК України зазначено лише, що «юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне найменування» (ч. 2 ст. 90 ЦК України). При цьому відкритим залишається питання щодо права фізичної особи-підприємця на здійснення господарської діяльності з використанням свого імені не тільки як найменування своєї «справи», а й як комерційного найменування.

В той же час в ГК України зазначено (ст. 159), що суб'єкт господарювання – юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Аналогічна позиція міститься і в Положенні про фірму (в п. 5).

Опоненти подібного формулювання, зокрема, проф. Сергєєв О.П., зазначають, що надання індивідуальному підприємцю права на користування особливим комерційним найменуванням було би зайвим, оскільки його індивідуалізація в цивільному обороті цілком забезпечена тим, що він виступає в ньому під своїм власним ім'ям. Більше того, інше вирішення питання було би неправильним і по суті, оскільки воно створило би лише додаткові перешкоди для третіх осіб у визначенні дійсного правового статусу підприємця [91, с. 576]. Також вважає, що необхідно законодавчо обмежити коло суб’єктів прав на комерційне найменування лише підприємницькими юридичними особами Кодинець А.О. [39, с. 156, 157].

Проте такий підхід видається необґрунтованим, адже достатньо звернутися до історії виникнення та еволюції комерційного найменування. Воно (як зазначалося в п. 1.3 першого розділу) і виникло саме як ім'я приватного підприємця (купця чи ремісника) та в результаті відчуження «справи» останнього без зміни самого найменування почало індивідуалізувати будь-кого, хто ним користується: чи то фізичну особу, наприклад, нащадка купця, чи то вже об'єднання підприємців – юридичну особу, яке набула ім'я купця. В Україні, зважаючи на нетривалий період існування «підприємницьких традицій», звичайно, важко знайти приклади такого перетворення з ім'я підприємця (купця) на комерційне найменування юридичної особи. В той час як за кордоном от вже майже двісті років є знаними такі фірми, які отримали свої комерційні найменування від ім'я засновника-підприємця, наприклад: Kavasaki Motors Corporation (США), Daimler AG (Німеччина), Toyota Motor Corporation (Японія) тощо. Аналогічна ситуація може цілком мати місце і в Україні.

Недостатньо вирішеним, на нашу думку, є питання про те, чи можуть мати комерційні найменування такі різновиди юридичних осіб, як об'єднання громадян (політичні партії, громадські організації, професійні спілки тощо).

На думку деяких вчених (О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця [55, с. 147], О.О. Козлової [84, с. 330]) із ч. 2 ст. 90 ЦК України випливає, що установа чи непідприємницьке товариство не можуть мати комерційного (фірмового) найменування. Не можуть мати комерційних найменувань ті установи, що виконують функції некомерційного характеру, тобто не займаються підприємницькою діяльністю, наприклад, фонди, асоціації, громадські та релігійні організації, споживчі кооперативи, а також різні об'єднання юридичних осіб.

Дана позиція знайшла своє відображення й у практиці Вищого господарського суду України. Так, в одній з постанов названого суду від 14 квітня 2009 [77] зазначено, що ЦК України пов'язує можливість юридичної особи мати комерційне найменування зі здійсненням такою особою підприємницької діяльності, в зв’язку з чим назви всіх інших суб’єктів, крім комерційних організацій, не є за своєю природою фірмовими найменуваннями.

Як вбачається з установлених судовими інстанціями обставин справи, позивач (в даній справі – Федерація тхеквондо В.Т.Ф. Київської області) є громадською організацією, створеною відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян».

Так, згідно зі ст. 3 названого Закону громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних економічних, творчих та інших спільних інтересів.

Отже, позивач (зазначена Федерація), не будучи підприємницьким товариством, не є суб'єктом прав на комерційне (фірмове) найменування.

Проте викладену позицію не підтримує авторський колектив на чолі із Ю.М. Капіцею, зазначаючи, що до кола осіб, які можуть бути суб’єктами прав на комерційне найменування, окрім суб’єктів господарювання або громадян-підприємців, входять також особи, що здійснюють некомерційну господарську діяльність, крім органів державної влади та місцевого самоврядування. Підставою для такого твердження є те, що в Цивільному кодексі України не міститься прямої заборони наявності комерційного найменування в інших (крім підприємницьких товариств) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [82, с. 334].

Ми підтримуємо першу із наведених позицій (адже «не можете Богові служити й мамоні» (грошам) – Новий Завіт, Матв. 6:24 [4]), проте категоричність тверджень зазначених науковців, на нашу думку, не підкріплюється фактичним змістом самої ч. 2 ст. 90 ЦК України. В ній зазначено лише про можливість підприємницьких товариств мати комерційне найменування, проте не міститься заборони непідприємницьким товариствам мати таке найменування. Можливо, така заборона «малася на увазі» законодавцем при формулюванні зазначеної частини ст. ЦК України, проте не була реалізована фактично, що і породило двозначність розуміння.

Для того, щоб категоричне твердження про те, що «установа чи непідприємницьке товариство не можуть мати комерційного (фірмового) найменування» набуло правового підґрунтя, варто, на нашу думку, додати слово «Лише» на початку частини другої ст. 90 ЦК України, що виключить будь-який предмет дискусії (і можливих непорозумінь на практиці) в майбутньому. Таким чином, пропонуємо викласти ч. 2 ст. 90 ЦК України в такій редакції: «2. Лише юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування».

Попри відносну визначеність щодо названих суб’єктів прав на комерційне найменування в українському законодавстві відсутнє зазначення про те, чи можуть мати власне комерційне найменування представництва та філії юридичних осіб. З точки зору теорії все зрозуміло: філії та представництва не є юридичними особами. Вони повинні виступати не від власного імені, а від імені юридичної особи, яка їх створила, і відповідно повинні користуватися його комерційним найменуванням. Найменування багатьох представництв та філій вводить в оману третіх осіб стосовно їхнього правового статусу, оскільки створює видимість того, що такі формування є окремими юридичними особами [91, с. 576, 577]. Проте законодавчо такі положення не закріплені, що в подальшому може викликати непорозуміння та введення (навмисне чи випадкове) в оману як споживачів, так і потенційних контрагентів. Саме тому було б доцільно, аби закон зобов’язував в усіх випадках відображати в найменуваннях філій та представництв їх організаційно-правовий статус як філій (представництва) з вказівкою на юридичну особу, яка їх створила (наприклад, Подільська філія товариства з обмеженою відповідальністю «Світоч»).

Отже, власником прав на комерційне найменування нарівні із національними суб’єктами виступають також іноземні юридичні особи та приватні підприємці. Так, в ст. 129 ГК України зазначено, що при здійсненні господарської діяльності в Україні іноземці мають ті самі права (та обов’язки), а іноземні юридичні особи мають такий самий статус, як і громадяни, юридичні особи України.

Що стосується того, хто є суб’єктом звернення за захистом, то слід зазначити таке.

Оскільки юридична особа за своєю природою є фікцією, то вона, як зазначено в ч. 1 ст. 92 ЦК України набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, а точніше за допомогою конкретних осіб (посадових та службових).

Такими особами згідно з ч. 5 ст. 65 ГК України є керівники підприємств, яким без доручення дозволено діяти від імені підприємств, представляти їх інтереси в органах державної влади (в т.ч. в судах) і органах місцевого самоврядування, інших організаціях тощо. Окрім цього, згідно з ч. 2 ст. 207 ЦК України правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.

В цілому ж перелік осіб, які ведуть справи власників прав на комерційні найменування в господарському суді, наведено в ст. 28 ГПК України, ними є:

– органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника;

– керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами;

– представниками юридичних осіб, в т.ч. у суді, можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації;

– повноваження щодо захисту прав від імені юридичної особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано установчими або іншими документами. Проте знов таки зазначимо, що відособлений підрозділ в суді буде представлений також конкретною фізичною людиною;

– громадяни (фізичні особи-підприємці) можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.

Варто звернути увагу на таку обставину: керівник юридичної особи – підприємства призначається власником підприємства (п. 3 ст. 65 ГК України). Власник до того ж може здійснювати управління підприємством безпосередньо (п. 2 ст. 65 ГК України). Таким чином, беручи до уваги викладений вище список, складається, на нашу думку, парадоксальна ситуація: власник управляє підприємством, але захищати його (підприємства) права в суді (зокрема, прав на комерційне найменування) не має права. При цьому, зрозуміло, що в разі видання на нього (власника) довіреності від імені підприємства він може бути його представником в суді, але вже не як власник, а як довірена особа. Слід наголосити, що мова йде про такі підприємства – акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

В цьому відношенні протилежним є становище учасників (та повних учасників) повного та командитного товариства відповідно. Так, у повному товаристві згідно з ст. 68 Закону України «Про господарські товариства» ведення справ здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства.

Що ж стосується повноважень акціонера відповідного акціонерного товариства (публічних чи приватних, відкритих чи закритих), то доцільно, на нашу думку, навести позицію Верховного Суду України. Будь-який акціонер має право звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів у разі їх порушення посадовими особами шляхом здійснення діяльності, яка суперечить установчим документам, чиниться з перевищенням повноважень, без погодження із радою товариства, всупереч рішенням загальних зборів та з іншими порушеннями чинного законодавства. Але у цьому випадку, на думку Верховного Суду України, акціонери повинні звертатися до суду через уповноважені органи (загальні збори товариства або правління), «а не самостійно, як фізична особа, оскільки будь-яка особа може відстоювати інтереси, які суперечитимуть інтересам інших акціонерів» [88].

У той же час у командитному товаристві згідно з ст. 81 Закону України «Про господарські товариства» управління справами здійснюється лише учасниками з повною відповідальністю. У командитному товаристві, де є тільки один учасник з повною відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником самостійно.

Таким чином, у зазначених двох прикладах відбувається поєднання власника (власників) та особи, яка наділена правом представляти (а відповідно і захищати) права юридичної особи.

Окремо слід зазначити, що хто б не був представником юридичної особи, всі його дії (зокрема, щодо захисту прав на комерційне найменування) вважаються такими, що вчинені самою юридичною особою. Оскільки юридичні особи отримують вигоду з інституту представництва, то вони також повинні нести ризики, пов’язані з призначенням представника3 [16, с. 56].

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що суб’єктні склади власників прав на комерційне найменування та осіб, що звертаються за їх захистом, співпадають. Проте, якщо правомочності власника юридичною особою та фізичною особою-підприємцем здійснюються безпосередньо, наприклад, шляхом використання його в діловому обороті, то захист прав власника в суді здійснюється особами, перелік яких наведено вище, зокрема, в ст. 28 ГПК України.

3. Способи захисту судом прав на комерційне найменування

3.1 Поширені випадки (форми) порушення прав на комерційне найменування в Україні

Згідно з чинним законодавством (КУпАП, КК України та ГК України) порушниками прав на комерційне найменування можуть бути як фізичні особи (в тому числі фізичні особи-підприємці), так і юридичні особи. Аналіз норм зазначених кодексів (зокрема, ст. ст. 229 КК України, 512 КУпАП, 33 ГК України) свідчить, що права на комерційне найменування можуть бути порушені внаслідок незаконного використання комерційного найменування. Тому, перш ніж перейти до аналізу конкретних статей цих кодексів, доцільно, на нашу думку, визначитись з поняттям «незаконне використання» комерційного найменування.

Що ж до «незаконного» (неправомірного) використання, то відповідно до ст. 33 ГК України таким визнається використання без дозволу уповноваженої на те особи (зокрема, власника).

З приводу терміну «використання» слід зазначити таке. В жодному із згаданих кодексів не зазначено, що мається на увазі під використанням комерційного найменування. Проте, як зазначають науковці (як-от Мельник М.І, Хавронюк М.І., Дудоров О.О. [54, с. 611]), під використанням, зокрема, в контексті згаданої ст. 229 КК України слід розуміти таке. Використання – це застосування комерційного найменування на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах-рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній із введенням товарів і послуг в господарський оборот.

Таке трактування терміну «використання» стосується також і торговельних марок і воно є, на нашу думку, вірним, але не повним. Більш повний перелік способів використання знаків для товарів і послуг зазначено у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». А оскільки комерційні найменування та знаки для товарів і послуг виконують однакові функції – індивідуалізації, то й використовувати їх можна лише одними й тими самими способами. Враховуючи викладене, доцільним є викласти невичерпний перелік способів використання комерційного найменування, адже перш ніж визначати всі способи порушення прав на нього, слід зрозуміти способи використання комерційного найменування. Отже, використанням комерційного найменування вважається:

1) нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Те саме стосується й надання послуг: застосування комерційного найменування під час пропонування та надання послуг.

Даний спосіб використання комерційного найменування дуже схожий з аналогічним способом використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) за єдиною відмінністю – знак використовується, зазвичай, лише щодо певних товарів, для яких його зареєстровано. В той же час комерційне найменування може наноситися на товар або застосовуватися при наданні послуг, у виробленні яких власник обмежений лише тими видами діяльності, які значаться як основні чи додаткові в його статуті. При цьому перелік видів такої діяльності може бути ширшим, аніж той вид товарів чи послуг, для яких зареєстровано торговельну марку.

Таким чином, в цьому проявляється ще одне значення комерційного найменування: якщо статутом певного підприємства передбачено, припустімо, 4–5 видів діяльності (згідно з класифікацією видів економічної діяльності, затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. №375 [56]), то й вироблені 4–5 види товару можна позначити комерційним найменуванням одразу після початку діяльності підприємства. В той же час торговельна марка, як правило, реєструється протягом тривалого часу (приблизно рік);

2) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Під застосуванням в діловій документації слід вважати зазначення комерційного найменування в статутних документах, при вчиненні правочинів, зокрема, укладанні договорів тощо.

При цьому слід зазначити, що використаним комерційне найменування слід вважати лише тоді, коли воно зазначено повністю, тобто використане або повне, або скорочене комерційне найменування (зазначення організаційно-правової форми власника та додатку комерційного найменування). Окремо слід зазначити, що, як видно з переліку дій, які вважаються «використанням» комерційного найменування, даний термін є тотожним терміну «користування».

Перш ніж перейти до висвітлення питання щодо форм порушення прав на комерційне найменування, слід зазначити, яке використання комерційного найменування, на нашу думку, однозначно не буде таким, що порушує права його власника. Такі форми використання повинні (за аналогією з положення п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»):

– мати некомерційний характер (наприклад, одноразове використання для нанесення на будь-який предмет);

– мати форму повідомлення новин і коментарів новин;

– мати форму добросовісного використання фізичною особою свого ім'я (яке може співпадати з комерційним найменуванням суб’єкта господарювання) або адреси фізичної/юридичної особи (яка також може співпадати з комерційним найменуванням суб’єкта господарювання).

Враховуючи викладене, слід перейти до розгляду конкретних статей законодавства України, які передбачають відповідальність за порушення прав на комерційне найменування та форми такого порушення.

У ст. 512 КУпАП передбачена відповідальність за незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності. При цьому серед таких об’єктів не значиться не тільки комерційне найменування, а й навіть зазначення походження товару.

Аналогічна норма міститься і в ст. 229 КК України, хоча в ній і передбачена відповідальність за незаконне використання саме засобів індивідуалізації (знаків для товарі і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Термін «фірмове найменування» в КК України використовується в зв’язку з тим, що саме цей термін використовувався в Цивільному кодексі УРСР, який був чинним на момент набрання чинності КК України.

Таким чином, враховуючи зазначені види використання комерційного найменування, слід визначити, у якій формі може фізична особа порушити права на комерційне найменування.

З одного боку, як відомо, фізична особа без її реєстрації як суб’єкта господарювання не може здійснювати підприємницьку діяльність (за це передбачено відповідальність, зокрема, ст. 202 КК України). Проте будь-який з видів використання комерційного найменування передбачається лише у сукупності із здійсненням підприємницької діяльності, а тому, використовуючи комерційне найменування (наприклад, шляхом нанесення на виготовлений «підпільним» способом одяг), фізична особа тим самим вчиняє і злочин, відповідальність за який передбачена згаданою ст. 202 КК України. Довести таку конструкцію доволі просто: якщо фізична особа виробляє певний продукт з нанесенням на неї комерційного найменування певного суб’єкта господарювання і кількість такої продукції дуже мала, то це некомерційне використання комерційного найменування. Коли ж такої продукції багато (на суму, достатню для кримінальної відповідальності), то слід говорити про виробництво з комерційною метою (з метою продажу). Таким чином, виробництво з метою продажу – це вже підприємницька діяльність або діяльність, яка підлягає ліцензуванню.

Аналогічною є, на нашу думку, й ситуація щодо порушення прав на знак для товарів та послуг фізичною особою, якщо її дії будуть кваліфіковані за ст. 512 КУпАП. Так, за здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання (ст. 164 КУпАП) в поєднанні з використанням при цьому (наприклад, для нанесення на контрафактний одяг) комерційного найменування певного суб’єкта господарювання порушника може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтями 164 та 512 КУпАП.

Різниця між зазначеними правопорушеннями (злочином та адміністративним правопорушенням) зумовлюється, як відомо, розміром завданої матеріальної шкоди. Злочином вважається таке правопорушення, яким завдано шкоди на суму, що у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тобто, використовуючи наведений приклад виготовлення фізичною особою одягу з нанесенням на нього комерційного найменування певного суб’єкта господарювання, злочином вважаються дії, якщо розмір шкоди становить 8690 і більше грн., а все, що менше, тягне за собою адміністративну відповідальність.

З іншого боку, судова практика та практика досудового слідства свідчить про те, що порушення прав суб’єкта господарювання може відбуватися і у дещо інших формах. Для прикладу наведемо дві кримінальні справи:

1) вироком Богуславського районного суду Київської області від 29 березня 2007 року у справі №1–42/07 р. [10] встановлено: три особи за попередньою змовою фасували у своєму будинку в кустарних умовах каву, а на тару наносили комерційне найменування та торговельні марки компанії Kraft Foods Deutschland Holding GmbH. В результаті судового розгляду усіх обвинувачених було визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.

Даний приклад, по суті, заперечує наведене вище твердження про те, що скоєння злочину, передбаченого ст. 229 КК України, відбувається у сукупності із злочином, передбаченим ст. 202 КК України. Проте при розгляді даної справи не враховано однієї обставини: якби злочинці не використовували об'єкти інтелектуальної власності згаданої компанії, а придумали будь-яку іншу назву для своєї продукції, то не було б і складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України. Проте з урахуванням масштабів діяльності (фактично – промислового) та характеру діяльності – спрямованого на отримання прибутку, можна говорити про склад злочину, передбаченого ст. 202 КК України – зайняття господарською діяльністю без відповідної державної реєстрації або відповідного ліцензування. А тому злочин у даній справі слід було кваліфікувати за ознаками і ст. 229, і ст. 202 КК України;

2) товариством з обмеженою відповідальністю «Електрон Україна»4 здійснюється виробництво кондиціонерів на території України, в ході якого використовуються торговельні марки та комерційне найменування відомої іноземної компанії – Akihaba Electric Corporation Ltd. Українським представником даної іноземної компанії на ім'я директора згаданого товариства направлено листа, яким попереджено про незаконність використання об’єктів інтелектуальної власності іноземної компанії. Проте такий лист ніяким чином не вплинув на процес виробництва, в результаті чого представником іноземної компанії подано заяву до відповідного відділу Міністерства внутрішніх справ України про порушення посадовими особами товариства (зокрема, директором) прав на об’єкти інтелектуальної власності компанії Akihaba Electric Corporation Ltd. Мотивами для такої заяви є те, що порушення прав на комерційне найменування не може відбутися «саме по собі», тобто для цього потрібно, щоб особа, яка має відповідні повноваження (визначені статутом товариства або посадовими інструкціями), видала відповідне розпорядження, а працівник його виконав. Відповідна кримінальна справа на даний час перебуває на стадії досудового слідства.

В даному випадку, окрім самого підприємства, за логікою представника іноземної компанії, відповідальність мають нести і фізичні особи, зокрема, директор зазначеного ТОВ. Тобто всю кримінальну відповідальність у даній справі несуть працівники, які безпосередньо вчинили дії, що призвели до порушення прав на комерційне найменування (бо ТОВ не може бути суб'єктом кримінальної відповідальності), а ТОВ, як зазначено в ст. 51 Кримінально-процесуального кодексу України від 12 січня 1961 року [47], несе матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями його працівників.

І якщо перша з наведених справ є доволі простою (і все ж, на нашу думку, її було вирішено лише наполовину), то другий приклад є доволі складним і неоднозначним. По суті, «видання наказу» на використання комерційного найменування директором не є «незаконним використанням» комерційного найменування (в термінології ст. 229 КК України) у розумінні способів використання останнього, наведеного на початку підрозділу. Проте без такого наказу порушення неможливе. Саме тому вважали б правильним визнати відповідну практику захисту прав на комерційне найменування такою, що найбільш повно захищає права власника та сприяє покаранню порушників таких прав.

Отже, вище розглянуто форми порушення прав на комерційні найменування фізичною особою. Переходячи до наступного суб’єкта, який може порушити права на комерційне найменування, – юридичної особи, слід зазначити таке.

За законодавством України (зокрема, відповідно до ст. ст. 1, 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») використання чужого комерційного (в термінології згаданого закону – фірмового) найменування є недобросовісною конкуренцією. При цьому слід зазначити, що конкуренція передбачає «змагання» двох (або більше) легалізованих учасників – суб’єктів господарювання, тобто конкурентами можуть бути лише юридичні особи та фізичні особи підприємці. А тому терміни «конкуренція» і «недобросовісна конкуренція» можуть застосовуватися лише до них, і ні в якому випадку не можуть застосовуватися до фізичної особи, яка не зареєстрована як суб’єкт господарювання.

Викладена позиція узгоджується із Законом України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року [22], в ст. 1 якого зазначено, що конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання. При цьому суб’єктами господарювання згідно із згаданим законом є юридична особа чи фізична особа, яка здійснює господарську діяльність (тобто фізична особа-підприємець).

Окрім названого законодавства України про незаконність використання чужого комерційного найменування без відповідного дозволу, таке використання визнається недобросовісною конкуренцією в п. 1 ч. 3 ст. 10bis Паризької конвенції. Даною Конвенцією заборонено всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

І саме цей пункт означає, зокрема, й неправомірне використання комерційного найменування. Це твердження узгоджується з позицією Боденхаузена Г., який зазначив, що згадане в п. 1 ч. 3 ст. 10bis Паризької конвенції змішування може виникнути в результаті використання, зокрема, комерційних найменувань, ідентичних чи подібних. При цьому не має значення, чи були ці акти вчинені добросовісно, хоча факт добросовісності може мати певний вплив на санкції, які будуть застосовані [6, с. 165].

Отже, використовуючи без дозволу власника комерційне найменування, юридична особа вчиняє акт недобросовісної конкуренції, заборонений п. 1 ч. 3 ст. 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Що ж до законодавства України, то, як вже зазначалося, у ст. 33 ГК України йдеться про незаконне використання комерційного найменування, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.

Як зазначив Мельниченко І.В. [84, с. 450], передумовою змішування завжди є небезпека плутанини внаслідок наближення використаних порушником позначень до характерних, відомих в обігу позначень, зокрема, комерційного найменування.

Залежно від ступеня наближення до чужих позначень розрізняють тотожні (однакові) позначення, коли чуже позначення використовується таким, яким воно є (у формі чужого позначення, а також у формі, що відрізняється лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності позначення, тобто не зачіпає його тотожності) та позначення, схожі до ступеня змішування (подібні), тобто коли ці позначення не можна вважати тотожними, але все ж таки їх можна сплутати. Для встановлення можливості змішування необхідно врахувати безліч чинників, як-от: ступінь розрізняльної здатності комерційних найменувань, що протиставляються, їх ступінь відомості чи визнання, цінність, що з ними асоціюється, тривалість, обсяг та географічний район їх використання тощо. Ці всі показники мають встановлюватися та порівнюватися при проведені експертизи комерційних найменувань (детальніше про методику експертного дослідження об’єктів інтелектуальної власності зазначає Крайнєв П.П, Ковальова Н.М. та Мельников М.В. [45]). Саме тому згідно з п. 4 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 року №04–5/76 [86] «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» в разі необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними найменуванням, що порівнюються. Те саме стосується і щодо схожості до ступеня змішування.

Окремо слід зазначити, що в Україні відсутня законодавчо закріплена методологія експертного дослідження на предмет тотожності/схожості комерційних найменувань. Саме таму, на нашу думку, слід використовувати аналогічну методологію щодо торговельних марок, яку закріплено у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116 [53].

Отже, суд для встановлення тотожності/схожості комерційних найменувань виносить ухвалу про проведень експертизи порівнюваних комерційних найменувань суб’єктів господарювання, які фігурують у справі. Судова практика, в якій викладаються відповідні висновки експертизи, свідчить, що суб’єкти господарювання рідко використовують тотожні комерційні найменування. Так, постановою Вищого господарського суду України від 14 жовтня 2008 року у справі №12/295 [75], якою залишено в силі рішення попередніх інстанцій, зазначено таке. ТОВ «ТЕКО» ТОВ звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про зобов’язання ТОВ «ТЕКО ГРУП» припинити використання у господарській діяльності, в тому числі в найменуванні відповідача, словесного позначення «ТЕКО», що є схожим з комерційним найменуванням позивача, та змінити найменування відповідача шляхом його перереєстрації.

Рішенням господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду, позов задоволено: ТОВ «ТЕКО ГРУП» зобов’язано припинити використання в господарській діяльності, в тому числі в найменуванні товариства, словесного позначення «ТЕКО», а також внести відповідні зміни до статуту цього товариства та надати відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Судові акти мотивовано обов’язком відповідача припинити використання в його найменуванні словесного позначення «ТЕКО», оскільки таке використання вводить в оману споживачів щодо товарів, які реалізує позивач, та послуг, які ним надаються.

Згідно з висновком від 03.08.2007 №4360 призначеної в справі судової експертизи повне комерційне (фірмове) найменування відповідача «товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКО Груп» і його скорочене комерційне (фірмове) найменування – «ТОВ «ТЕКО Груп» є схожими настільки, що їх можна сплутати, з повним комерційним (фірмовим) найменуванням позивача – «товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКО» ТОВ» і скороченим комерційним найменуванням позивача – «ТОВ «ТЕКО» ТОВ».

І хоча висновком експерта у зазначеній справі встановлено, що комерційні найменування сторін є схожими настільки, що їх можна сплутати, суд дійшов іншого висновку. Суд, підтримуючи позицію попередніх інстанцій, зазначив, що комерційні найменування позивача та відповідача по даній справі є однаковими.

Цікавою в цьому аспекті, на наш погляд, є постанова Вищого господарського суду України від 10 березня 2004 року [65]. Так, позивачем у даній справі було товариство з обмеженою відповідальністю «Бордо», відповідачем – приватне підприємство «Бордо». І попри ідентичні (тотожні) додатки комерційних найменувань обох суб’єктів господарювання – «Бордо», однакову сферу діяльності (в даному разі – виробництво будівельних матеріалів) в цілому комерційні найменування позивача і відповідача не є тотожними. Як вже зазначалося, обов’язковою складовою комерційного найменування є зазначення організаційно-правової форми його власника, а тому відмінність навіть лише у цій частині комерційного найменування (ТОВ та ПП) виключає можливість визнання комерційних найменувань тотожними.

Що ж до недобросовісного використання комерційних найменувань, схожих до ступеня змішування, то в даному разі судова практика є значною. Так, у постанові Вищого господарського суду України від 1 березня 2005 року у справі №11/245 [66], якою рішення попередніх інстанцій залишено в силі, зазначено, що закрите акціонерне товариство «Фармація», використовуючи саме таке комерційне найменування, тим самим порушила права обласного комунального підприємства «Фармація». Оскільки обидва суб’єкта господарювання здійснюють однакову діяльність, це може призвести до їхнього сплутування.

Також як приклад слід навести постанову Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2006 року у справі №21/461 [71], згідно з якою позивач у справі – відкрите акціонерне товариство «Укрпластик» просив визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг («Укрпластик»), який належить відповідачу – товариству з обмеженою відповідальністю «Укрпластик ХХІ століття» та який схожий до ступеня змішування із комерційним найменуванням позивача. Висновком експерта по даній справі встановлено, що конкуруюче комерційне найменування та спірна торговельна марка є схожими до ступеня змішування. Зважаючи на висновок експерта та на вимоги позивача (який вимагав лише визнання недійсним зазначеного свідоцтва, але не вимагав заборони використання схожого комерційного найменування), свідоцтво відповідача було визнано недійсним.

З наведеної справи стає зрозуміло, що права суб’єкта господарювання на комерційне найменування можуть бути порушені шляхом реєстрації схожого до ступеня змішування знака для товарів і послуг. Одразу слід зазначити, що, на нашу думку, не можна говорити про тотожність (однаковість) комерційного найменування та торговельної марки. Навіть враховуючи повну відповідність (як в наведеній вище справі №21/461) торговельної марки «Укрпластик» та додатку комерційного найменування позивача ВАТ «Укрпластик» – «Укрпластик», комерційне найменування має розглядатися в цілому, тобто разом з його корпусом – «відкрите акціонерне товариство» («ВАТ»). За таких умов вони (комерційне найменування та торговельна марка) можуть бути визнані лише як такі, що є схожими до ступеня змішування. Єдиним винятком з наведеного положення є ситуація, коли чужий знак для товарів та послуг повністю відображатиме комерційне найменування – і корпус («ВАТ», «ТОВ» тощо), і додаток («Укрпластик», «Медіа Сайкл» і т. п.). за таких умов комерційне найменування та торговельна марка, що протиставляються при експертизі, можуть бути визнані тотожними. Проте таких прикладів на практиці нам не відомо. Що ж до практики, аналогічної наведеній у справі №21/461, тобто при конкуренції комерційного найменування та торговельної марки, то вона є також значною.

Так, у справі №21/364, в якій Вищим господарським судом України 18 жовтня 2005 року прийнято постанову [69] про залишення в силі рішень попередніх інстанцій, позивач – закрите акціонерне товариство «Датасат» просив суд визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг. Згідно з цим свідоцтвом було зареєстровано знак – «ДАТАSAT», власником якого був відповідач – закрите акціонерне товариство «Українські Сателітарні Системи». Даний знак, на думку позивача, був схожим до ступеня змішування з його комерційним найменуванням. Окрім іншого, в даній постанові зазначено, що висновком експертизи об’єктів інтелектуальної власності у даній справі підтверджується:

– факт відомості комерційного найменування позивача ЗАТ «Датасат» стосовно товарів 9 класу та послуг 35, 38 класів МКТП на дату подання ЗАТ «Українські Сателітарні Системи» заявки про реєстрацію знака «ДАТАSАТ»;

– схожість комерційного найменування позивача ЗАТ «Датасат» та знака для товарів і послуг «ДАТАSАТ» відповідача до ступені змішування.

Враховуючи висновок експерта та на підставі ст. 159 ГК України, ст. 8 Паризької конвенції, ст. 489 ЦК України тощо Вищий господарський суд України постановив залишити в силі рішення попередніх інстанцій, якими свідоцтво відповідача на знак для товарів та послуг «ДАТАSАТ» скасовано.

Цікавою є постанова Вищого господарського суду України від 17 липня 2007 року у справі №21/518 [73], в якій спірна ситуація в цілому схожа з тією, що викладена вище. Позивач – ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр – СТБ» звернувся до суду з позовом, зокрема, про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг «СТБ», який належить відповідачу – ПП «ТРК «Славія-ТV». Забігаючи наперед, слід зазначити, що Вищий господарський суд України залишив у силі рішення попередніх інстанцій, якими позов ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр – СТБ» задоволено, а свідоцтво на знак «СТБ» визнано недійсним. Проте серед іншого в даній постанові суду закріплено декілька важливих аспектів, які слід підкреслити:

– до складу комерційного (фірмового) найменування ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ» входять такі складові: 1) організаційно-правова форма («Закрите акціонерне товариство»); 2) галузь діяльності («Міжнародний Медіа Центр»); 3) індивідуалізуюче (дистинктивне) позначення («СТБ»). Позначення «СТБ» є розрізняльною частиною зареєстрованого фірмового найменування ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»;

– позначення «СТБ» як засіб індивідуалізації фірмового найменування відповідача під час фактичного і тривалого використання набуло розрізняльної здатності;

– господарські суди першої та апеляційної інстанцій дійшли вірного висновку про те, що відповідач є власником права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування «СТБ».

Перше твердження є, на наш погляд, важливими, адже правильно і повністю відображає законодавчо закріплену структуру комерційного найменування (про яку було зазначено в Розділі 1 нашої роботи). Друге твердження є необхідним, адже, виокремлюючи частину комерційного найменування, яка є індивідуальною (в даній справі – «СТБ»), суд дає змогу експерту визначити, що, власне, потрібно порівнювати з торговельною маркою. Третє ж твердження є невірним з причин, викладених в Розділі 1 даної роботи.

Отже, вище викладено дві найпоширеніші форми порушення прав на комерційне найменування: перша – шляхом використання тотожного / схожого комерційного найменування, друга – шляхом реєстрації, використання схожої торговельної марки. Третя форма порушення прав – комерційне використання інших позначень, які є тотожними / схожими із комерційним найменуванням суб’єкта господарювання. Зрозуміло, що слово «інші» не є інформативним, але завдяки прикладам, які будуть наведені далі, стануть зрозумілими зміст даного слова та формулювання в цілому.

Так, у господарській справі №5/20н, в якій Вищим господарським судом України 12 липня 2005 року прийнято постанову [68], якою рішення попередніх інстанцій залишено в силі, судом було встановлено, суть спору зводилася до такого:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ріо-Плюс» (далі – ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс») подало заяву до адміністративної колегії Антимонопольного комітету України у зв’язку з недобросовісною конкуренцією з боку товариства з обмеженою відповідальністю «Олвіко» (далі – ТОВ «Олвіко») у формі неправомірного використання останнім назви друкованого засобу масової інформації, що є схожим до ступеня змішування з позначенням заснованої третьою особою газети. Антимонопольний комітет України встановив, що ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс» заснувало газету «РИО-плюс», а ТОВ «Олвіко» – газету «Р.И.О.-люкс», обидві газети випускаються у м. Алчевськ. В результаті розгляду заяви ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс» Антимонопольний комітет України дійшов висновку, що своїми діями, а саме – заснуванням та виданням зазначеної газети ТОВ «Олвіко» вчиняє акт недобросовісної конкуренції, що порушує права ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс», зокрема, на комерційне найменування. В рішення Антимонопольний комітет України зокрема, зазначено, що використання позначення (назви) газети «Р.И.О.-люкс» може призвести до змішування з діяльністю ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс», а тому ТОВ «Олвіко» зобов’язано припинити порушення прав іншого суб’єкта господарювання (заявника).

ТОВ «Олвіко», не погоджуючись з позицією Антимонопольного комітету України, звернулося до господарського суду з проханням скасувати рішення останнього. Проте господарські суди (першої, апеляційної та касаційної інстанції) погодилися з позицією Антимонопольного комітету України стосовно недобросовісності дій ТОВ «Олвіко» щодо видання газети, назва якої є схожою до ступеня змішування із назвою ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс».

Наступною проаналізуємо справа №12/444, в якій Вищим господарським судом України винесено постанову від 17 травня 2005 року [67], якою залишено в силі рішення попередніх інстанцій. Так, у даній справі позивач – закрите акціонерне товариство «Форт» (далі – ЗАТ «Форт») просило суд скасувати державну реєстрацію виключної правомочності на твір та визнання недійсним свідоцтва га твір, виданий Державним підприємством «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі – ДП УААСП) на ім'я закритого акціонерного товариства страхова компанія «ДАСК» (далі – ЗАТ СК «ДАСК»). Підставою для зазначених вимог був факт державної реєстрації ДП УААСП на ім'я ЗАТ СК «ДАСК» виключної правомочності на твір серії ВП №252 – «Назва закритого акціонерного товариства страхова компанія «ДАСК» з іноземними інвестиціями». На жаль, з тексту постанови Вищого господарського суду не зовсім зрозумілим є те, в чому полягали порушення прав ЗАТ «Форт», але в обґрунтування в постанові наведено таке твердження:

– словосполучення «Назва закритого акціонерного товариства страхова компанія «ДАСК» з іноземними інвестиціями» не може бути об’єктом авторського права, оскільки не є твором у галузі літератури, науки або мистецтва;

– зареєстроване словосполучення є найменуванням ЗАТ СК «ДАСК», під яким її було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, та використовується на її бланках, тобто фактично є комерційним найменуванням ЗАТ СК «ДАСК»;

– ДП УААСП на момент видачі Свідоцтва про державну реєстрацію виключної правомочності особи на твір серія ВП №252 не мало повноважень реєструвати фірмове чи комерційне найменування в якості твору.

Отже, з викладеного зрозуміло, що права на комерційне найменування можуть бути порушені шляхом недобросовісної реєстрації суб’єктом господарювання (або й фізичною особою) авторського права на твір, який відтворює повно чи частково комерційне найменування іншого суб’єкта господарювання. Використовуючи таким чином чуже комерційне найменування, суб’єкт господарювання може посилатися на належне йому свідоцтво на певний твір як на підставу такого використання. Необхідно зазначити, що для встановлення порушення в такій справі (і аналогічним їй, якщо такі будуть мати місце) необхідно встановити саме комерційний характер реєстрації авторських прав.

Показовою, на нашу думку, є й третя справа – №12/25, в якій Господарським судом м. Києва прийнято рішення від 3 лютого 2009 року [87]. У даній справі позивач – всесвітньо відома компанія Гугл Інк. (Google Inc., США) подала позов до товариства з обмеженою відповідальністю «ГОУ ОГЛЕ» (далі – ТОВ «ГОУ ОГЛЕ») та товариства з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» (далі – ТОВ «Хостмайстер») про припинення порушення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. З рішення зрозуміло, що ТОВ «Хостмайстер» зареєстрував на ім'я ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» доменне ім'я «google.ua». Окрім цього у справі було встановлено такі обставини:

– частка «ua» у доменному імені вказує на Україну, як на окремий сегмент адресного простору у мережі Інтернет і не має розрізняльної здатності.

– доменне ім’я «google.ua», що використовується ТОВ «ГОУ ОГЛЕ», складається з двох елементів – «google» та «ua». При цьому розрізняльну здатність має лише один елемент – позначення «google».

– спеціалістом у даній справі були підтверджені також і інші фактичні обставини, що мали значення для вирішення даної справи, зокрема:

1. розрізняльною частиною доменного імені «google.ua» є слово «google»;

2. комерційне найменування «Google» є тотожним з розрізняльною частиною доменного імені «google.ua»;

3. в доменному імені «google.ua» використано комерційне найменування «Google»;

4. використання ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» комерційного найменування «Google» в доменному імені «google.ua» вводить споживачів в оману щодо послуг, які ним надаються.

А оскільки комерційне найменування і компанії Гугл Інк. і ТОВ «ГОУ ОГЛЕ», на нашу думку, не є навіть схожими, то позивач правильно вимагає лише заборони використання доменного ім'я, яке відтворюю індивідуалізуюче частину його комерційного найменування.

Останню з наведених форм порушення прав на комерційне найменування може бути використано і фізичною особою при порушенні прав суб’єкта господарювання. Так, реєструючи на власне ім'я доменне ім'я, наприклад, «mercedes.kiev.ua», «coca-cola.org.ua» і т. п. фізична особа порушує права відповідних компаній, в тому числі на комерційне найменування.

Отже, вище було викладено форми порушення прав на комерційне найменування певного суб’єкта господарювання, яке можуть бути вчинені фізичними особами та юридичними особами. Що ж до фізичних осіб-підприємців, то вони можуть вчиняти відповідні порушення прав на комерційні найменування у тих же формах, що й фізичні особи, а відтак їхні протиправні дії можуть кваліфікуватися за ознаками ст. ст 512 КУпАП та 229 КК України, але без застосування ст. ст. 164 КУпАП та 202 КК України (здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання).

В той же час на власній практиці ми пересвідчилися, що провадження у відповідних справах подеколи закривається судами з різних підстав. Так, Шевченківським районними судом м. Києва було розглянуто справу №3–4981/07 про адміністративне правопорушення щодо приватного підприємця N5, що здійснював торгівлю одягом, на якому незаконно було використано комерційне найменування та торговельні марки, які належать іноземній компанії W.

Суд, кваліфікувавши дії згаданого приватного підприємця за ст. 512 КУпАП, тим не менш постановив закрити провадження у даній справі, враховуючи ту обставину, що строк притягнення до адміністративної відповідальності N закінчився. Проте одяг, яким торгував приватний підприємець, суд постановив знищити.

Однак в іншій аналогічній справі про адміністративне правопорушення №3–7689/09 приватного підприємця все ж було притягнуто до адміністративної відповідальності та стягнуто штраф у розмірі 250 гривень.

В той же час у разі закриття провадження у таких справах або й навіть притягнення приватних підприємців до адміністративної чи кримінальної відповідальності компанії, які є власниками прав на комерційні найменування, права на яке порушені, звертаються до господарських судів з клопотанням про притягнення цих підприємців до матеріальної відповідальності фактично вже за акти недобросовісної конкуренції.

Підсумовуючи викладене, слід узагальнити викладені форми порушення прав на комерційне найменування. Отже, такими формами є:

1) нанесення комерційного найменування на певну продукцію або демонстрація його при наданні послуг. Окрім нанесення також слід визначити порушенням зберігання продукції з нанесеним на неї комерційним найменуванням, пропонування до продажу продукції/надання послуг з використанням останнього;

2) видання уповноваженою посадовою особою суб’єкта господарювання наказу (не обов’язково письмового) про нанесення на продукцію, яку виробляє даний суб’єкт, чужого комерційного найменування (або його додатку) та виконання такого наказу належним працівником. Дане положення є спірним та неоднозначним і обґрунтовується фактично лише практикою, наведеною вище (стосовно порушення прав компанії Akihaba Electric Corporation Ltd.);

3) використання суб’єктом господарювання в своїй діяльності комерційного найменування, яке є тотожним / схожим до ступеня змішування із комерційним найменуванням (або його додатком) іншого суб’єкта;

4) реєстрація і використання суб’єктом господарювання торговельної марки, яка є схожою із комерційним найменуванням (або його додатком) іншого суб’єкта господарювання;

5) використання суб’єктом господарювання чужого комерційного найменування (або його додатку) для позначення належного йому певного, закладу, газети тощо;

6) реєстрація будь-яким суб’єктом авторських прав на певний на твір, який відтворює комерційне найменування (або його додаток) суб’єкта господарювання;

7) реєстрація будь-яким суб’єктом на свої ім'я доменного ім'я, яке відтворює комерційне найменування (або його додаток) певного суб’єкта господарювання.

Даний список можна продовжити, зазначивши наступним пунктом – «інші форми», оскільки, як стверджує прислів’я: поки ви створюєте замок, до нього вже хтось готує відмичку. Новітні технології, які все швидше виникають, та негативний досвід порушників дає останнім змогу шукати інші шляхи порушення прав на комерційне найменування, а тому обмежувати добросовісних суб’єктів господарювання у можливості визнання певних дій порушенням неправильно.

3.2 Повноваження суду щодо захисту прав на комерційне найменування

Кожна особа, яка вступає в цивільно-правові відносини, може захищати свої порушені або оспорювані права, інтереси, які охороняються законом. Право на захист мають також і власники комерційних найменувань.

Під захистом прав на комерційне найменування розуміють реалізацію передбачених законом заходів, за допомогою яких власник прав на комерційне найменування може забезпечити недоторканість цих прав, а в разі їх порушення – відновлення своїх порушених прав, припинити їх порушення та застосувати до порушника відповідні санкції [64, с. 3; 8, ст. 62]. Тобто, коли не спрацьовує механізм держави, спрямований на забезпечення охорони, зокрема, прав на комерційне найменування: всі закони, діяльність державних органів, тоді вступає в силу державний механізм захисту прав, який може виявлятися в різних формах.

І саме така послідовність проявляє, як зазначила професор Ромовська З.В. [27, ст. 482], взаємозв'язок правової охорони та правового захисту: захищаючи право конкретної особи, суд тим самим здійснює охоронну функцію щодо суспільного ладу, прав інших осіб, утверджуючи соціальну цінність правозгідної поведінки.

Розрізняють дві основні форми захисту прав: юрисдикційну і неюрисдикційну (див. Додаток 2).

Неюрисдикційна форма захисту прав включає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту прав на комерційне найменування, які здійснюються ними самостійно, без звернення по допомогу до державних або інших компетентних органів. Йдеться лише про законні засоби захисту [91, ст. 596]. Прикладом такого захисту можуть бути публічні заяви власників комерційних найменувань (чи їх повноважних представників) про те, що певне підприємство використовує схоже комерційне найменування, до якого заявник не має ніякого відношення, чи надсилання листів з попередженням про незаконність певної діяльності (з використанням чужого комерційного найменування тощо).

Юрисдикційна форма захисту прав передбачає діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених або оспорюваних прав на комерційне найменування. Його суть полягає в тому, що особа, права і законні інтереси якої порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державних органів або інших компетентних органів, які уповноважені застосовувати необхідні заходи для відновлення порушених прав і припинення правопорушення. Такими державними та іншими компетентними органами є Міністерство внутрішніх справ України, Антимонопольний комітет України, суди тощо. І оскільки темою даної роботи є саме судовий захист, то якраз повноваження судів щодо захисту прав на комерційне найменування і будуть розглянуті далі.

Доречним видається твердження професора Базилевича В.Д. про те, що на відміну від традиційних економічних благ результати інтелектуальної праці не можуть бути захищені від використання третіми особами на підставі самого лише володіння ними. Після того, як інтелектуальні продукти, не забезпечені спеціальною правовою охороною з боку держави, стають відомими суспільству, творці не в змозі здійснити контроль за їх використанням [2, ст. 274].

Це твердження особливо характерне для комерційного найменування, оскільки воно (на відміну від, наприклад, торговельної марки) взагалі не забезпечено дієвим механізмом охорони: відсутній реєстр комерційних найменувань, повноцінне законодавче регулювання тощо.

Тим не менш законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності надає потерпілим досить широкий спектр способів захисту, тобто держава створила механізм відновлення прав суб’єкта господарювання, але не створила превентивний механізм охорони. Розкриття питання щодо способів захисту прав на комерційне найменування та повноваження суду у такій діяльності видається найбільш доцільним здійснити через стадії судового розгляду у відповідних справах. Це пов’язано з тим, що саме процесуальне законодавство найповніше розкриває повноваження суду щодо такого захисту, тобто визначає, які саме дії суд має право вжити для визначення прав, його відновлення та покарання порушника.

Проте перш ніж перейти до висвітлення зазначених питань слід розкрити питання про те, якім судам підвідомчі справи із захисту прав на комерційне найменування, адже це в свою чергу визначить, яке процесуальне законодавство має бути використане в подальшому.

Не викликає запитань чи заперечень твердження про те, що загальним судам підвідомчі справи про адміністративні правопорушення (за ст. 512 КУпАП), кримінальні справи (за ст. 229 КК України) та цивільні справи щодо захисту прав на комерційне найменування, в яких відповідачем чи позивачем (цивільним позивачем) є фізична особа. Так, у ст. 33 КПК України зазначено, що районному (міському) суду підсудні всі кримінальні справи, крім справ, підсудних вищестоящим судам і військовим судам. У ст. 221 КУпАП зазначено, що судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, ст. 512 КУпАП. Що ж до цивільних справ, то в ст. 15 ЦПК України передбачено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних відносин (це справи щодо захисту прав на комерційне найменування, в яких відповідачем є фізична особа).

У свою чергу господарським судам підвідомчі справи щодо захисту прав на комерційні найменування, в яких сторонами є суб’єкти господарювання (ст. 1, 2 ГПК України). Проблемним та законодавчо неврегульованим досі залишається питання підвідомчості справ щодо захисту прав на комерційне найменування (та й взагалі об’єктів інтелектуальної власності), в яких стороною є державний орган (суб’єкт владних повноважень). Ця проблематика спричинена тим, що в КАС України передбачено, що компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. В той же час у ч. 3 ст. 16 ГПК України передбачено, що справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом. Дуже часто відповідачем у спорах про захист прав на комерційне найменування виступає Антимонопольний комітет України чи інші державні органи, а тому виникає питання з приводу підвідомчості таких справ. Головним при розмежуванні компетенції адміністративних та господарських судів у справах щодо захисту прав на комерційне найменування, в яких бере участь державний орган, є встановлення того, чи здійснює відповідний суб’єкт владних повноважень (наприклад, якщо він відповідач) у спірних правовідносинах владні управлінські функції щодо іншого суб’єкта (наприклад, позивача). Дана позиція викладена в інформаційному листі Верховного Суду України від 26.12.05 р. [29]. Саме тому практика вирішення справ щодо захисту прав на комерційне найменування, в яких бере участь суб’єкт владних повноважень, свідчить про те, що такі справи підвідомчі саме господарським судам, адже державні органи (якщо, наприклад, вони є відповідачами) в них не здійснюють свої управлінські функції по відношенні до суб’єктів господарювання (які є позивачами). Окрім того, справи щодо захисту прав на комерційне найменування за своїм характером є цивільно-правовими і не передбачають підпорядкованості, а тому не є адміністративними.

Проте саме це питання потребує нагального та детального регламентування шляхом внесення змін до процесуального законодавства, яке б чітко визначало саме предметну (а не суб’єктну) підвідомчість справ щодо захисту прав на комерційне найменування (та й взагалі об’єктів інтелектуальної власності) певному суду.

В багатьох випадках судові дії починаються з клопотання про застосування певної форми захисних заходів тимчасового або проміжного характеру [58, ст. 323], якими згідно із законодавством України є:

– забезпечення позову, про яке згідно з ч. 4 статті 151 ЦПК України може клопотати особа ще до подання позову, причому такий захід вживається саме з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності;

– запобіжні заходи, вжиття яких передбачено розділом V1 ГПК України. Такі заходи вживаються також до подання позову за заявою суб’єкта господарювання;

– запобіжні заходи, вжиття яких передбачено главою 13 КПК України. Такі заходи можуть вживатися до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, тобто на будь якій стадії дізнання, слідства, тобто навіть до судового розгляду;

– заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення, вжиття яких передбачено главою 20 КУпАП.

Всі зазначені заходи є надзвичайно важливими для захисту прав на комерційне найменування. Період від початку судових слухань до моменту остаточного вирішення питання створює можливості завдання значної майнової шкоди (у вигляді нездійснення збуту і відповідно неотримання прибутку), шкоди для репутації тощо. Окрім того, обвинувачений (в кримінальному процесі) або відповідач (в цивільному чи господарському процесі) може вжити заходів до відчуження власного майна з метою уникнення відповідальності або зменшення її розміру, знищення доказів, які необхідні по справі, або й просто зникнути. Тому якщо в подібних випадках протиправна поведінка відповідача припинена на самому початку (навіть до подання позову), то проблема відшкодування збитків може зникнути зовсім або стати набагато легшою, ніж у разі незастосування таких заходів [58, ст. 323].

Найефективнішим засобом (із захисних заходів тимчасового або проміжного характеру) і таким, що використовується найчастіше, є тимчасова або проміжна судова заборона, наприклад, на вчинення певних дій: відчуження майна, митного оформлення товару тощо, основна мета якої звичайно характеризується як збереження status quo до слухання справи по суті. Хоча збереження status quo на момент подання позову буває найбільш придатною судовою постановою (ухвалою), воно як таке не є основною метою проміжної заборони. Першочерговим завданням, яке суд переслідує, видаючи санкцію на проміжну заборону, є збереження становища, яке найбільшою мірою дозволяє забезпечити справедливість до моменту, коли буде прийматися остаточне рішення.

В той же час законодавство України, визначаючи підстави застосування попередніх заходів (забезпечення позову, запобіжні заходи), виходить з більш конкретних підстав. Мотивами для вжиття попередніх заходів є:

– згідно з КПК України: запобігання спробам обвинуваченого, підсудного тощо ухилитися, зокрема, від суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень (ст. 148 КПК України). Як свідчить практика, найбільш доцільними видами запобіжних заходів перед поданням позову при захисті прав на комерційне найменування є: підписка про невиїзд, особиста порука, порука громадської організації, застава, взяття під варту (стаття 149 КПК України);

– згідно з ГПК України: те, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Найбільш доцільними видами запобіжних заходів до подання позову при захисту прав на комерційне найменування є: витребування доказів, огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб (ст. 432 ГПК України);

– згідно з ЦПК України: запобігання порушенню права інтелектуальної власності (ч. 4 статті 151 ЦПК України, п. 1 ч. 2 ст. 432 ЦК України). Найбільш доцільними видами заходів до забезпечення позову при захисту прав на комерційне найменування є: накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб, заборона вчиняти певні дії, встановлення обов'язку вчинити певні дії, передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам (ст. 152 ЦПК України);

– згідно з КУпАП: припинення адміністративних правопорушень забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення тощо. Найбільш доцільними видами заходів до забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення при захисті прав на комерційне найменування є: адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів (ст. 260 КУпАП).

Таким чином, навіть з простого перерахування того, яких заходів може вжити суд для того, щоб на момент винесення рішення не тільки реалізувати свої функції встановлення факту порушення, а й забезпечити реальність виконання судового рішення, вбачається відмінність судової процедури захисту порушених прав від інших (позасудових) способів захисту таких прав. Перш за все слід зазначити, що тільки суд наділений повноваженнями припиняти правопорушення (звичайно, якщо сторона-заявник доведе його наявність) ще до того, як розпочнеться безпосереднє дослідження всіх обставин. Винятком є лише діяльність органів внутрішніх справ та прокуратури, а також органів Антимонопольного комітету України. Так, міліція (прокуратура) має повноваження затримувати порушника, присікати його діяльність, наприклад, шляхом вилучення контрафактної продукції, проте навіть такі дії можуть бути одразу оскаржені до суду. Що ж до повноважень органів Антимонопольного комітету України, то вони згідно з ч. 1 ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» мають право надавати рекомендації, зокрема, суб'єктам господарювання стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, – щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. Проте суб’єкт господарювання, який отримав такі рекомендації, згідно з ч. 2 ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зобов’язаний лише їх розглянути, а от виконати – ні. Ці рекомендації не забезпечені гарантованим державою механізмом виконання. В той же час судові документи, в яких викладаються попередні заходи (по забезпеченню позову, запобіжні), – ухвали (постанови – в процесі вирішення кримінальних справ), самі по собі є виконавчими документами (за умови, що вони відповідають вимогам, передбаченим у ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження»). Після їх отримання заявник (потенційний позивач) може направити такий документ до державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (або органів внутрішніх справ) для здійснення виконавчого провадження. Крім того, такі документи, зокрема, ухвала про вжиття запобіжних заходів (або забезпечення позову), згідно з ст. 436 ГПК України та ч. 9 ст. 153 ЦПК України підлягають негайному виконанню.

В процесі судового розгляду кримінальної справи (далі – кримінальний процес) порядок вжиття запобіжних заходів та подання в зв’язку з цим позову є дещо іншим. Для подання будь-яких заяв (про вжиття запобіжних заходів) в такому процесі необхідно, щоб особу, яка вважає, що її права порушені, було визнано потерпілим (фізична особа, якій заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду) чи цивільним позивачем (фізична чи юридична особа, які зазнали матеріальної шкоди), адже тільки в такому статусі особа може виступати в кримінальному процесі. Визнання в якості потерпілого чи цивільного позивача суб’єктів господарювання, які є власниками комерційних найменувань, може бути здійснено і на стадії досудового слідства (ст. ст. 28, 49, 123 КПК України), наприклад, слідчим, і на стадії судового розгляду (ст. ст. 49, 253 КПК України) – суддею, але до початку судового слідства. І тільки після визнання цивільним позивачем чи потерпілим суб’єкт господарювання має право подавати заяви про вжиття запобіжних заходів (ст. 49, 50 КПК України). Окремо слід зазначити, що фізичну особу, яка одночасно є фізичною особою-підприємцем і якій злочином завдано і матеріальну, і моральну шкоду, може бути визнано і потерпілим, і цивільним позивачем [103, ст. 372].

Що ж до можливості подання заяви про вжиття заходів до забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення, то за загальним правилом юридична особа взагалі не може брати участі в провадженні щодо таких правопорушень, адже потерпілим (згідно з ст. 269 КУпАП) в даному процесі може бути лише фізична особа. В той же час фізична особа-підприємець в разі визнання її потерпілою має право заявляти клопотання, зокрема, про вжиття заходів до забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення (ст. 269, 270 КУпАП).

В подальшому, після постановлення (винесення) ухвали про забезпечення позову (вжиття запобіжних заходів) в господарському або цивільному процесі, заявник має певний обмежений строк – 10 днів (згідно з ч. 5 ст. 151 ЦПК України та ч. 3 ст. 433 ГПК України) для подання відповідної позовної заяви.

При поданні позовної заяви в цивільному, господарському чи кримінальному процесі суб’єкту господарювання-власнику комерційного найменування слід пам’ятати, що в ст. 16 ЦК України визначені способи захисту порушених (оспорених тощо) прав. Це означає, що суд при постановленні свого рішення може вжити лише передбачених даною статтею заходів, а тому позивачу слід уважно обирати спосіб захисту. Такими способами згідно з зазначеною статтею ЦК України є:

1) визнання прав власника шляхом звернення з також вимогою до суду, який повинен офіційно підтвердити наявність або відсутність даного права. Це є необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством способів захисту.

Як зазначають деякі вчені, зокрема, Довгий С.О., Дроб’язко В.С. та ін. [28, ст. 42] зазначений спосіб захисту прав більшою мірою стосується захисту авторських і суміжних прав, оскільки виникнення самого права на об'єкти промислової власності та засоби індивідуалізації залежить від їх державної реєстрації і для підтвердження цього права в суді не потрібна особливих підстав.

Проте саме в даному аспекті спосіб захисту прав на об'єкти авторського права та на комерційне найменування співпадають, адже: а) і комерційне найменування, і об’єкт авторського права виникають фактично однаково – їх придумують та викладають в певному матеріальному об’єкті: комерційне найменування, наприклад, в статуті, а картину – на ватмані, б) права на них виникають без державної реєстрації;

2) визнання правочину недійсним (зокрема, визнання недійсним повністю чи частково договору, який суперечить законодавству України);

3) відновлення становища, що існувало до порушення прав. Застосовується в тих випадках, коли порушене право внаслідок правопорушення не припиняє свого існування і може бути реально відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення;

4) припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушенню. Застосовуються в поєднанні з іншими способами захисту (наприклад, стягнення збитків) або самостійно. Прикладами реалізації цього способу захисту прав можуть бути: припинення подальшого незаконного використання комерційного найменування, а також вимога про вилучення з товару або упаковки комерційного найменування, що незаконно використовується, заборона делегування доменного ім'я, яке порушує права на комерційне найменування тощо. Логічно припустити, що також суд має право припинити реєстрацію статуту суб’єкта господарювання, в якому значиться комерційне найменування, яке є тотожним / схожим із комерційним найменуванням позивача. Проте судова практика свідчить про інше: вимога позивача про визнання недійсними положень статуту відповідача (юридичної особи) в частині, що стосується назви відповідача, не є належним способом захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для визнання недійсними установчих документів юридичної особи відсутня така як тотожність найменувань [70]. Окрім того, вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи або зобов'язання її змінити назву шляхом перереєстрації з мотивів схожості комерційних найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належними способами захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутні така як тотожність найменувань (згідно з абз. 3 п. 54 рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 року №04–5/1107 [85]);

5) відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду; стягнення незаконно отриманого доходу замість відшкодування збитків;

6) припинення правовідносин;

7) визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу місцевого самоврядування та інші способи.

Зазначені способи захисту застосовуються як в цивільному, господарському, так і в кримінальному процесі, оскільки цивільним позивачем в останньому може бути і суб’єкт господарювання, який і є власником комерційного найменування.

Окрім зазначених способів захисту в кримінальному процесі (та в процесі вирішення спору щодо адміністративного правопорушення) застосовуються такі способи, які спрямоване не тільки і не стільки на відновлення порушених прав суб’єктів господарювання, як на покарання злочинців (правопорушників). Так, санкції ст. ст. 229 КК України, 51–2 КУпАП за порушення прав на комерційне найменування передбачають покарання у вигляді накладення штрафу різних розмірів, або виправних робіт, або позбавлення волі та знищення продукції і т. п., де використано комерційне найменування.

Отже, визначившись із способом захисту свого порушеного права, суб’єкт господарювання подає позов. Суд, встановивши, що позов відповідає вимогам, встановленим законодавством (зокрема, 54 ГПК України, 119 ЦПК України), виносить ухвалу про відкриття провадження у справі (про залучення як цивільного позивача в кримінальному процесі або про визнання потерпілим у процесі розгляду справи про адміністративне правопорушення). В подальшому судовому розгляді є декілька важливих процесуальних моментів, які, на нашу думку, заслуговують на увагу.

Перш за все це вирішення питання щодо заходів, спрямованих на забезпечення позову (запобіжні заходи). Так, у господарському процесі, попередня заборона – запобіжні заходи можуть бути або скасовані, або продовжені вже як заходи до забезпечення позову, в цивільному ж процесі – попередні заходи – заходи, спрямовані на забезпечення позову можуть бути продовжені як такі вже після відкриття провадження у справі. Що ж до кримінального процесу, то тут попередня заборона – запобіжні заходи скасовуються лише, коли у них відпаде необхідність (ст. ч. 4 ст. 165 КПК України). Що ж до заходів до забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення, то питання їх продовження вже під час судового розгляду справи про адміністративне правопорушення законодавчо не врегульовано (принаймні в КУпАП).

Окремо слід зазначити, що питання про вжиття заходів до забезпечення позову (вже після ухвалення рішення про відкриття провадження у справі) в господарському процесі може бути прийнято як з ініціативи позивача, так і з власної ініціативи суду (ст. 66 ГПК України). Це, на нашу думку, пов’язано з тим, що саме господарський процес покликаний оперативно захищати права суб’єктів господарювання і в цілому вирішувати господарські спори. А така оперативність, у свою чергу, інколи може бути пов’язана з тим, як швидко будуть вжиті певні заходи, зокрема, до забезпечення позову.

Важливим питанням в аспекті вжиття заходів до забезпечення позову є те, які саме заходи може вжити суд. Види таких заходів передбачені у відповідних статтях ГПК України (ст. 67), ЦПК України (ст. 152). На підставі аналізу положень зазначених статей до захисту прав на комерційне найменування можуть бути застосовані:

– накладання арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві. Це забезпечує можливість того, що, наприклад, продукція, на яку незаконно нанесено тотожне / схоже комерційне найменування (торговельна марка тощо) не буде введена в цивільний оборот, а разі введення такої продукції до подання позову, що отримані в зв’язку з цим кошти будуть в подальшому направлені на відшкодування заявлених позивачем збитків;

– заборона відповідачеві вчиняти певні дії (або навпаки встановленням обов'язку вчинити певні дії). Зрозуміло, що ухвала суду про вжиття саме такого заходу по забезпеченню позову може зупинити відповідача у його незаконних діях, що дасть змогу не допустити настання негативних наслідків;

– заборона іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору. Прикладом такого забезпечення позову є заборона митним органам здійснювати митне оформлення вантажу, який в разі його ввезення на територію України призведе до порушення прав суб’єкта господарювання;

– передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам. Відповідна ухвала суду буде гарантією того, що, наприклад, арештоване майно відповідача, яке вироблене з порушенням прав позивача на комерційне найменування, дійсно буде збережене і не потрапить (попри лише арешт) в цивільний оборот.

Окрім того, запобіжні заходив в господарському процесі, які були вжиті до подання позову, після його подання діють як заходи забезпечення позову (ч. 3 ст. 433 ГПК України). Дана позиція в процесуальному законодавстві є дуже важливою, адже дозволяє (як і, наприклад, в кримінальному процесі) вжити заходів одразу після виявлення факту порушення, тобто до того, як подати позов, і продовжити ці заходи вже після його подання.

Наступне важливе процесуальне питання, яке підлягає вирішення суддею – це питання призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Згідно з процесуальним законодавством України, зокрема, згідно з ст. ст. 143 ЦПК України, 41 ГПК України, 75 КПК України, 273 КУпАП при провадженні в справі для вирішення певних питань, які потребують спеціальних знань, призначається експертиза.

З наведеної в підрозділі 3.1 даної роботи судової практики можна зробити висновок про те, що у справах, які стосуються захисту порушених прав на комерційне найменування, завжди призначається експертиза. В абсолютній більшості випадків позивач, розуміючи те, що рішення суду має бути обґрунтоване, зокрема, і висновком експерта, самостійно подає клопотання про призначення експертизи об’єктів інтелектуальної власності. При цьому об'єктами такої експертизи є безпосередньо об’єкт захисту та те позначення, яке виступає засобом порушення прав (торговельна марка, інше комерційне найменування, доменне ім'я тощо). Всі зазначені процесуальні кодекси надають сторонам судового процесу право, окрім як заявляти клопотання про призначення експертизи, ще й пропонувати питання експерту та пропонувати установу і особу, які проводитимуть експертизу.

Проте остаточне рішення стосовно і проведення експертизи, і установи (та особи), яка буде проводити експертизу, і кола питань, які мають бути вирішено, приймає суд (суддя). При цьому останній має керуватися одним важливим принципом: судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже, господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом (п. 1.3 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 р. №04–5/76 [86]). І хоча, як видно, йдеться про господарські суди, аналогічні норми є й щодо питань призначення експертиз в цивільних і кримінальних справах, зокрема, в п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.97 р. №5 [78]. Так, питання, пов’язане з визначенням комерційного найменування, тобто одним з об’єктів експертизи, є правовим і тому має вирішуватися судом, а не експертом [76].

Що ж до того, які питання все ж таки можна віднести до компетенції експерта, то перелік таких питань наведено в посібнику «Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань» (за ред. П.П. Крайнєва [92]), який розроблено державним науково-дослідним центром та рекомендовано впровадити в практичну діяльність, зокрема, господарських судів листом Вищого господарського суду України [30]. Зрозуміло, посібник не може бути джерелом права, проте саме в ньому наведені питання (щодо об’єктів індивідуалізації – це п. 2.5 згаданого посібника), які відображають те, для чого в принципі має проводитися судова експертиза – дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ, процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року [25]). Тобто суд визначає те, що має порівнюватися – визначає об’єкти експертизи, а от безпосереднє їх порівняння, тобто встановлення, наприклад, конкретних ознак тотожності чи схожості (змістової, фонетичної, графічної тощо) здійснює експерт.

Висновок експерта, як і інші докази сторін судового процесу, для суду не є обов’язковими і оцінюються судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин в їх сукупності, керуючись законом (ст. 42, 43 ГПК Україна, 147, 212 ЦПК України, 75 КПК України).

Окрім зазначених процесуальних аспектів судового розгляду суд, як зазначено в попередньому абзаці, має оцінити всі обставини справи, зокрема, предмет позову та його підстави. Предмет позову – це матеріально-правові вимоги позивача до відповідача, а підстави – обставини, якими позивач обґрунтовує свою вимогу до відповідача [90]. При поданні позовної заяви предмет та підстава позову викладаються у формі конкретних позовних вимог (предмет позову) та обставин, на яких ґрунтується позовні вимоги, зазначення доказів, що підтверджують позов, обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються, законодавство, на підставі якого подається позов (підстава позову). Всі ці фактичні обставини, матеріали, що їх підтверджують (розрахунки, законодавство, інші документи), суд зобов’язаний належним чином дослідити та зазначити мотиви, з яких суд дійшов певного висновків (стосовно поданих сторонами справи доказів), і закону, яким керувався суд.

Окремо слід зазначити, що хоч за загальним правилом суд і обмежений позовними вимогами позивача, все ж згідно з п. 2 ч. 1 ст. 83 ГПК України суд має право виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту позивачів або третіх осіб і про це є клопотання заінтересованої сторони.

Що ж до належного обґрунтування позову (або заперечення на нього), то сторона, яка його подала зобов’язана, повинна подати належні, допустимі та достатні докази усіх обставин, на які вона посилається. В разі ж неможливості самостійного забезпечення стороною таких доказів, наприклад, якщо необхідно отримати докази про наявність та стан рахунку у банку, або й просто недостатності доказів суд зобов’язаний витребувати їх у будь-якої особи, яка ними володіє. І хоча наведені твердження стосуються господарського процесу (бо вони закріплені в ГПК України), вони видаються важливими, обґрунтованими та такими, що мають бути закріплені і в інших процесуальних кодексах, адже гарантують сторонам судового процесу те, що всі обставини спірних правовідносин будуть досліджені. Слід зазначити, що доказами в судових справах щодо захисту прав на комерційне найменування можуть бути безліч видів документів та інших матеріалів, зокрема:

– статутні документи, якщо, звичайно, в них міститься положення про комерційне найменування;

– договори, бланки інша технічна та службова документація, в якій використано комерційне найменування;

– продукція, на якій нанесено комерційне найменування;

– рекламні матеріали тощо.

Якщо в результаті будь-якого порушення прав на комерційне найменування власнику прав на нього заподіяна шкода, він має право на її відшкодування в повному обсязі. При цьому під шкодую розуміють витрати, які суб’єкт господарювання зробив або має зробити для відновлення порушених прав, втрата чи пошкодження її майна (реальні збитки), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби її права не були порушені (упущена вигода). Як зазначають деякі науковці (зокрема, С.О. Довгий, В.О. Жаров [59, с. 218]), реальні збитки, зокрема, включають:

– витрати суб’єкта господарювання, які пов’язані із судовим чи іншим захистом своїх порушених прав (послуги адвоката, юридичної фірми тощо);

– витрати суб’єкта господарювання, пов’язані зі зміною комерційного найменування, яке скомпрометовано участю відповідача в цивільному обороті під таким самим чи подібним комерційним найменуванням (чи схожим знаком для товарі і послуг тощо);

– витрати на додаткову рекламну компанію, покликану загладити заподіяну відповідачем шкоду;

– вартість публікацій, які роз’яснюють іншим учасникам цивільного обороту та споживачам, що відповідач не має ніякого відношення до потерпілого.

Як упущена вигода можуть розглядатися витрати, пов’язані зі зниженням доходів потерпілого внаслідок неправомірних дій відповідача по використанню комерційного найменування для власного позначення, застосування його в знаку для товарів і послуг тощо. Основні труднощі тут полягають в обґрунтуванні позивачем конкретного розміру упущеної ним вигоди. В даній ситуації можна запропонувати такі шляхи визначення конкретної суми:

1) прирівняти свою упущену вигоду до тих доходів, які здобуті незаконним користувачем комерційного найменування за весь період правопорушення. В такому разі сума збитків (а саме упущеної вигоди) буде визначатися, наприклад, залежно від того, яку ціну встановив порушник на продукцію, на якій використано комерційне найменування потерпілого суб’єкта господарювання;

2) механізм розрахунку упущеної вигоди буде виходити з такої формули: один зразок продукції, на якій нанесено комерційне найменування постраждалого суб’єкта господарювання, витісняє з ринку один аналогічний продукт самого суб’єкта господарювання. Таким чином, сума упущеної вигоди буде розраховуватися залежно від вартості продукції, яку продає сам суб’єкт господарювання, а тому такий розмір буде значно більшим.

Існують й інші методи розрахунку збитків, один з яких детально описано, зокрема, в статті судового експерта Охромєєва Ю.Г. [60, с. 135].

Таким чином, саме на суддю (або суддів) покладено обов’язок, зваживши всі надані сторонами, експертами та іншими особами та органами дані, вирішити спір.

Отже, згідно з законодавством України суд має такі повноваження при вирішенні спору (справи):

– задовольнити позовні вимоги позивача (або підтримати обвинувальний висновок прокурора) повністю або частково;

– відмовити у задоволенні позовних вимог (або постановити виправдовувальний вирок).

Задовольняючи позов (або ухвалюючи обвинувальний вирок) суд вправі, зокрема:

– визнати особу винною у вчиненні злочину (адміністративному правопорушенні),

– захистити порушені права суб’єкта господарювання у спосіб, який ним було заявлено (перелік способів було наведено вище),

– навіть попри задоволення вимог щодо стягнення збитків, суд вправі у виняткових випадках зменшити їх розмір.

Звичайно, будь-яке твердження суду про мотиви задоволення позову або навпаки – відмови в задоволенні останнього мають бути аргументовані фактичними матеріалами справи та посиланням на відповідні норми законодавства. Як зазначено в ст. 213 ЦПК України, рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Окрім того, слід зазначити, що законодавством України надано можливість особі, яка вважає, що її права порушені, перш ніж звертатися до суду, звернутися до Антимонопольного комітету України про визнання дій певних суб’єктів господарювання актами недобросовісної конкуренції та по захист своїх прав. Даний комітет має право збирати матеріали, робити запити до державних органів тощо. Своїми рішеннями Антимонопольний комітет України може визнати певні дії як такі, що порушують законодавство України про захист від недобросовісної конкуренції, накласти штраф на порушника, зобов’язати порушника вжити заходів щодо припинення використання, наприклад, певних слів в своєму комерційному найменуванні. Проте процедура, за якою розглядаються заяви осіб, права яких порушені, є адміністративною і не забезпечує повноцінну змагальність сторін. Саме тому рішення Антимонопольного комітету (чи будь-якого іншого органу) можуть бути оспорені до суду, проте таке рішення має силу доказу в судовому процесі, а тому є важливим для правильного вирішення спору. Так, наприклад, у справі, яка розглядалася в господарських судах і у якій 20 лютого 2007 року Вищий господарський суд України виніс постанову [72], позивач просив визнати недійсним рішення Антимонопольного комітету України, яким його дії були визнані такими, що порушують права на комерційне найменування іншого суб’єкта господарювання.

Підсумовуючи викладене, слід виокремити ті найважливіші аспекти, які були викладені в даному підрозділі. Отже, повноваження суду щодо захисту прав на комерційне найменування визначаються тим колом рішень, які суд за клопотанням суб’єкта господарювання може постановити (ухвалити) з цією метою. Саме постановити, адже виконувати рішення, ухвали суду мають уповноважені на це державні органи (зокрема, державна виконавча служба), або особи, на яких безпосередньо судом покладено такий обов’язок. Суд уповноважений вжити таких заходів щодо захисту прав на комерційне найменування:

– вжити попередніх заходів щодо захисту прав. Такими заходами є запобіжні заходи, заходи до забезпечення позову та заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення. В кожному з законодавчих актів, звичайно, прописана мета, для якої вони вживаються, але в цілому цю мету можна визначити так: попередні заходи вживаються з метою збереження становища, яке найбільшою мірою дозволяє забезпечити справедливість до моменту, коли буде прийматися остаточне рішення. Справедливість в даному разі означає і припинення порушення прав суб’єкта господарювання, яке все триває на момент подання заяви про вжиття попередніх заходів, і забезпечення надходження необхідних доказів для подальшого судового процесу тощо;

– перш ніж розпочати безпосереднє ознайомлення із справою, суддя має дослідити формальну сторону поданої позовної заяви (цивільного позову), а саме чи належним чином його оформлено, чи додано необхідні документи тощо;

– прийнявши позов, суд за клопотанням сторони (зазвичай, позивача – суб’єкта господарювання) може постановити ухвалу про вжиття заходів до забезпечення позову. Відмінність даного виду заходів від попередніх є їх різноманітність, яка пов’язана з тим, що у судді внаслідок подання позову наявні матеріали, що б попередньо визначити, чи є порушення та визначити масштаби такого порушення. Окрім того, в процесі розгляду суд з’ясовує, чи обрав позивач належний та передбачений законодавством спосіб захисту своїх прав;

– для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні спору і потребують спеціальних знань суд у більшості справ призначає судову експертизу. Це гарантує всебічність та неупередженість вирішення спору, адже убезпечує сторін від «узурпування» суддею всіх аспектів судового розгляду;

– зрештою суд, вислухавши та оцінивши всі доводи та наявні фактичні матеріали справи, виносить рішення, яким в разі задоволення позову вживає один з передбачених законодавством способів захисту, зокрема: визнає права власника, відновлює становище, що існувало до порушення прав, припиняє дії, що порушують право або створюють загрозу його порушенню, зобов’язує відшкодувати збитки та інші. В разі притягнення особи до кримінальної чи адміністративної відповідальності, суд, окрім застосування заходів цивільної відповідальності, може накласти на порушника один з таких видів покарань, передбачених КК України та КУпАП, як накладення штрафу в певному розмірі, виправні роботи, позбавлення волі тощо.

4. Недоліки законодавства щодо правового регулювання судового захисту прав на комерційне найменування в Україні та можливі шляхи їх подолання

Як відомо, завжди набагато легше критикувати вже створені кимось речі, ніж самому бути їх творцем. Саме тому, перш ніж визначати недоліки законодавства України, яке регулює існування, використання та захист прав на комерційне найменування, слід визначити його переваги та інші позитивні аспекти.

Як зазначалося в Розділі 1 нашої роботи, в Цивільному кодексі Української РСР 1963 року лише один раз згадувалося про комерційне (в тогочасній термінології – фірмове) найменування: зазначалося, що питання про права і обов'язки господарських організацій, пов'язані з користуванням фірмовим найменуванням визначаються законодавством Союзу РСР. Таким законодавством, як ми вже зазначали, було лише Положення про фірму. Саме тому, визначаючи переваги та недоліки сучасного законодавства України, ми будемо порівнювати його з названим Положенням.

Згідно з п. 11 Положення про фірму будь-яка особа, яка володіє правами на комерційне найменування, має право вимагати в судовому порядку припинення використання тощо тотожного чи схожого комерційного найменування з боку іншої особи, оскільки внаслідок тотожності чи схожості комерційних найменувань виникає можливість їх змішування. В той же час законодавство України, окрім аналогічного за змістом положення (у ч. 4 ст. 489 ЦК України), містить заборону і щодо реєстрації схожих торговельних марок. У п. 3 ч. 3 ст. 6 Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з комерційними найменуваннями, що належать іншим особам, якщо заявку на такий знак було подано після виникнення прав на комерційне найменування.

Окрім того, в зв’язку з тим, що незаконне використання комерційного найменування визнано актом недобросовісної конкуренції, існує альтернатива судовому захисту прав на комерційне найменування – захист Антимонопольним комітетом України, чого, звичайно, не існувало до здобуття незалежністю України. Та й в цілому слід зазначити, що чинність Положення про фірму в радянський час була абсолютно фіктивною, адже не існувало підґрунтя для цього: не існувало приватної власності, а відповідно не існувало і конкуренції.

В той же час слід зазначити, що Положення про фірму написано на дуже високому рівні і його приписи втратили актуальність лише в певних термінологічних аспектах – наприклад, вже не існує такого терміну, як «товариство на вірі». Положення фактично може замінити собою ті приписи ЦК України та ГК України, які визначають суб’єктний склад потенційних власників прав на комерційне найменування. Єдиним значним недоліком даного Положення є те, що воно не визначає конкретних повноважень власника (окрім правомочності звертатися до суду по захист). Але цей же недолік притаманний і сучасному законодавству України. Звичайно, можна, посилаючись на аналогію законодавства, проводити паралелі між способами використання комерційного найменування і торговельної марки, але відмінності все ж існують (про них зазначено в Розділі 3 нашої роботи). Отже, це є першим вагомим недоліком законодавства України щодо правового регулювання не тільки захисту, а взагалі використання комерційного найменування і прав на нього.

Вже в Положенні про фірму (в п. 10) зазначено, що право на комерційне найменування (фірму – в термінології Положення) виникає з моменту фактичного початку його використання та воно не підлягає особливій реєстрації, незалежно від реєстрації підприємства. Згодом це положення знайшло своє закріплення в ЦК України (в ч. 2 ст. 489) і воно повторює текст Паризької конвенції. А саме: комерційне найменування охороняється в усіх країнах-учасницях даної конвенції без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною торговельної марки. Це положення фактично містить в собі «міну уповільненої дії», адже, створюючи поле свободи для чесного підприємництва, породжує умови для виникнення практику недобросовісної конкуренції – паразитування на відомості певних комерційних найменувань в зв’язку з відсутністю контролю за виникнення комерційних найменувань. І якщо в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (ч. 11 ст. 23) зазначено, що резервування найменування юридичної особи може мати місце у випадку відсутності у Єдиному державному реєстрі тотожного найменування, то реєстр комерційних найменувань взагалі відсутній. Хоч слід зазначити, що в ЦК України міститься посилання на те, що відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

В цілому законодавство України, що включає групу цивільно-правових інститутів, завданням яких є індивідуалізація учасників цивільного обороту, товарів і послуг, на думку українських науковців, зокрема, Підопригори О.О. [100, с. 609], відповідає вимогам Всесвітньої організації інтелектуальної власності. З цією точкою зору не можна не погодитися, зважаючи на те, що зазначена організація висуває доволі абстрактні та загальні вимоги щодо захисту, зокрема, комерційного найменування. І законодавство України таким чином, встановивши такі ж загальні норми щодо захисту прав на комерційне найменування без визначення конкретних аспектів, спершу, його використання та закріплення, може вважатися дійсно таким, що відповідає міжнародним аналогам.

Тому перш ніж говорити про ті доповнення, які, на нашу думку, слід внести до законодавства щодо захисту прав на комерційне найменування, варто зазначити, що саме необхідно змінити в законодавчій базі щодо створення та використання комерційного найменування. Перш за все, це реалізація на практиці положення ч. 3 ст. 489 ЦК України про те, що відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів. Такий реєстр має вестися або на загальнодержавному рівні (наприклад, Державним департаментом інтелектуальної власності), або на місцевому рівні (наприклад, місцевими органами влади). Так, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, ведення реєстру комерційних найменувань покладено на секретаря штату [104, с. 68]. У такому разі існуватиму один загальний реєстр, в який будуть вноситися відомості всіма уповноваженими органам місцевої влади; при цьому такий реєстр необхідно зробити загальнодоступним (так само, як базу торговельних марок, що отримали правову охорону в Україні). В той же час згідно з Положенням про фірмові найменування, яке діє в Литві, комерційні найменування реєструються в Державному патентному бюро [8, с. 159]. Окрім того, на території більшості держав, які свого часу були у складі Радянського Союзу, існує тенденція законодавчого закріплення інституту комерційного найменування в окремих законах. Чи є спеціальний закон про комерційні найменування в Україні необхідним – не найважливіше питання, важливо, щоб навіть ті норми, які вже є, діяли, а це, зокрема, згадана ч. 3 ст. 489 ЦК України, це і Положення про фірму в цілому. Саме тому нагальним вбачається відновлення чинності Положення про фірму і відповідне термінологічне оновлення його приписів, а також доповнення приписами про таке:

1) визначення правомочностей власника прав на комерційне найменування (наприклад, за аналогією із відповідними положеннями ст. 16 Закону України «Про захист прав на знаки для товарів і послуг»);

2) зазначення того, яким чином закріплюється комерційне найменування: чи то в статутних документах, чи то у реєстрі, загальнодержавному чи місцевому. На нашу думку, більш доречним є закріплення в законодавстві обов’язку суб’єкта господарювання зазначати в своєму статуті, яке позначення є його комерційним найменуванням. Звичайно, таке правило може бути застосоване лише щодо юридичних осіб, що ж до фізичних осіб-підприємців, то правило тут чітке – його комерційним найменуванням є, окрім власне корпусу комерційного найменування (ФОП), його прізвище або ім'я. Обидві ці частини закріплюється в свідоцтві про право зайняття підприємницькою діяльністю;

3) вимоги щодо того, які слова можуть використовуватися.

Що ж до безпосередньо судового захисту прав на комерційне найменування, то основних проблематичних питань декілька:

1) питання підвідомчості справ щодо захисту прав на комерційне найменування;

2) питання визначення розміру збитків;

3) питання подання доказів.

Перше з наведених питань в цілому викладено в підрозділі 3.2 нашої роботи, тому зараз вважаємо за необхідне лише наголосити та ще раз підкреслити, що саме питання підвідомчості справ щодо захисту прав на комерційне найменування є наріжним каменем судового механізму захисту. Тому дане питання потребує детального та нагального законодавчого врегулювання, зокрема, шляхом визначення суду, який незалежно від складу учасників буде уповноважений вирішувати справи щодо захисту прав на комерційні найменування та й в цілому права інтелектуальної власності.

Друге питання також частково висвітлено в підрозділі 3.2 нашої роботи; проте попри його наукове обґрунтування та практичне висвітлення (про що свідчить численна судова практика та практика проведення експертиз про визначення розміру збитків) його законодавче врегулювання є нагальним. Підставою для цього є те, що методів розрахунку збитків є декілька (два з них наведені в згаданому підрозділі нашої роботи), і вибір методу здійснюється спеціалістами, які проводять економічні дослідження у судових справах для визначення розміру збитків, довільно. Така практика видається невірною, адже в аналогічних справах можуть бути абсолютно по-різному визначено розмір збитків. Саме тому вважаємо за доцільне законодавчо визначити один з методів, який використовуватиметься при проведенні експертизи щодо визначення розміру збитків у справах щодо захисту прав на об’єкт інтелектуальної власності в цілому і на комерційні найменування зокрема. Метод, який, на нашу думку, найбільше відповідає меті захисту прав на, зокрема, комерційне найменування полягає в тому, що розмір збитків (упущеної вигоди) визначається за таким принципом: один зразок продукції, на якій нанесено комерційне найменування постраждалого суб’єкта господарювання, витісняє з ринку один аналогічний продукт самого суб’єкта господарювання. Таким чином, сума упущеної вигоди буде розраховуватися залежно від вартості продукції, яку продає сам суб’єкт господарювання, що постраждав від порушення.

Що ж до третього питання, то тут варто звернути увагу на один важливий аспект, який останнім часом набуває великого значення, – подання як доказів відомостей із мережі Інтернет. У багатьох випадках саме за допомогою цієї мережі відбувається порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності: незаконне розповсюдження об’єктів авторського права (музики, комп’ютерних ігор), пропонування до продажу об’єктів, які містять зазначення торговельних марок та комерційних найменувань та власне використання в якості доменних імен торговельних марок та комерційних найменувань. І попри те, що згідно з ст. 65 ЦПК України доказами є, зокрема, електронні носії інформації, відомості, отримані з мережі Інтернет зазвичай не беруться до уваги в процесі, адже не можуть бути завірені належним чином уповноваженою особою. Законодавством України просто не передбачено процедури засвідчення інформації з мережі Інтернет нотаріусами, суддями в судовому процесі чи будь-які інші дії, які б дали змогу належно використати та долучити таку інформацію до справи. Саме тому вважаємо за необхідне внести зміни до процесуального законодавства (ГПК України, ЦПК України, КПК України), які надавали б суддям можливість досліджувати в судовому процесі сайти, сторінки мережі Інтернет та складати відповідні протоколи чи інші документи та робити на підставі такого дослідження відповідні висновки, які покладатимуться в основу судових рішень. Що ж до безпосередньо матеріального забезпечення таких процесуальних дій, то ст. ст. 22 ГПК України, 60 ЦПК України зазначають, що сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається, а отже і забезпечити суд можливістю дослідити джерело такої обізнаності. Якщо ж можливість принести в суд комп’ютер у сторони відсутня, то слід передбачити можливість посвідчення відомостей з мережі Інтернет нотаріусами, про що буде зазначено в наступному абзаці.

Отже, логічною видається пропозиція про внесення змін до відповідного законодавства, яке регулює повноваження нотаріусів, надавши останнім право засвідчувати відомості, які містяться на тому чи іншому сайті, сторінці мережі Інтернет та дозволивши сторонам спору право долучати такі засвідчені відомості в якості доказів. Корисним у вирішенні даного питання є досвід Російської Федерації, в якій нотаріусам надано право посвідчувати роздруковані з Інтернет-сторінок відомості (більш детальну альну інформацію щодо того, яким чином забезпечити реалізацію і повноважень нотаріусів і щодо того, яким чином складати документи про огляд нотаріусом сторінок мережі Інтернет можна знайти на Інтернет-сторінці Федеральної нотаріальної палати Російської Федерації [95]).

Наступним аспектом, більш глобальним, даного (третього) питання є ступінь участі суду в забезпеченні справи належними і допустимими доказами. З одного боку, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається (ч. 1 ст. 60 ЦПК України та ч. 1 ст. 33 ГПК України), з іншого – якщо подані сторонами докази є недостатніми, суд зобов’язаний витребувати документи і матеріали, необхідні для вирішення спору (ч. 1 ст. 38 ГПК України). В першому випадку є небезпека абсолютного відсторонення суду від процесу подання доказів, що може призвести до неповного і відповідно необ’єктивного вирішення справи. У другому випадку занадто активна участь суду на боці певної сторони в отриманні доказів може бути розцінена як упередженість. І хоча принцип «aurea mediocritas» («золотої середини») зазвичай є недосяжним, саме формулювання, викладене в ч. 1 ст. 133 ЦПК України, видається найбільш вдалим – особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів. Саме тому відповідне положення ч. 1 ст. 38 ГПК України, на нашу думку, слід узгодити із викладеним текстом ч. 1 ст. 133 ЦПК України.

В іншому ж питання стосовно подання доказів є достатньо врегульованим та не потребує значних змін.

Такими нам видаються найбільш значні проблеми як правового регулювання існування, використання, так і захисту прав на комерційне найменування, а також варіанти їх вирішення. При цьому, звичайно, не враховується основна проблема правового регулювання комерційного найменування – взагалі необхідність існування такого інституту. Адже, зважаючи на відсутність належного законодавчого регулювання цього інституту, можна зробити висновок про його незначущість. Проте судова практика захисту прав на комерційне найменування свідчить не тільки про те, що даний інститут існує та є широко вживаним суб’єктами господарювання, а й про існування нагальної потреби в його належному законодавчому врегулюванні.

Висновки

У роботі наведено та обґрунтовано застосування комплексної моделі судового захисту прав на комерційне найменування. Основними результатами, висновками та рекомендаціями роботи є такі положення:

1. Комерційне найменування – це таке найменування, під яким особа діє в цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу серед інших його учасників та закріплюється в її установчих документах; воно має вартісну оцінку.

2. Найбільш поширеними є дві теорії правової природи інтелектуальної власності, які визначають правомочності власника комерційного найменування, а саме: теорія виключних прав та пропрієтарна теорія (передбачає право власності на об'єкти інтелектуальної власності). В результаті дослідження даних теорій встановлено, що комерційні найменування є об’єктами права інтелектуальної власності (пропрієтарна теорія), які, тим не менш, мають певну специфіку щодо набору прав їх власника. Такими правами є:

– право користування;

– право розпорядження.

3. Під користуванням комерційним найменуванням слід розуміти вчинення таких дій:

– нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, імпорт, продаж таких товарів, тощо (те саме стосується надання послуг). При цьому таке нанесення може здійснювати незалежно від того, чи їх виробник є власником будь-яких торговельних марок;

– застосування комерційного найменування в діловій документації, на бланках, у рекламі. Особливо слід звернути увагу на те, що зазначення певного найменування у статутних документах суб’єкта господарювання як комерційного також є користуванням комерційним найменуванням.

Право розпорядження включає можливості відчужити або відмовитися від комерційного найменування (і відповідно прав на нього).

4. Нематеріальний характер комерційного найменування зумовлює те, що безпосереднім об’єктом захисту у суді є не комерційне найменування саме по собі, а права на нього.

5. Дослідження історії виникнення правової категорії «комерційне найменування» та правового регулювання його використання, зокрема, на території України дало змогу прослідкувати еволюцію даного інституту цивільного права і більш глибоко зрозуміти сутність цього явища. Воно виникло як ім'я приватного підприємця (купця чи ремісника) та в результаті відчуження «справи» останнього без зміни самого найменування почало індивідуалізувати будь-кого, хто ним користується: чи то фізичну особу, наприклад, нащадка купця, чи то вже об'єднання підприємців – юридичну особу, яка набула ім'я купця. При цьому встановлено, що першим законодавчим актом на території України, яким врегульовано відносини щодо використання комерційного найменування, було Положення про фірму. І попри термінологічну застарілість даного Положення, воно має бути тим законодавчим актом, який заповнить прогалини в сучасному регулюванні використання комерційного найменування в Україні.

6. Основними функціями комерційного найменування є:

1) дистинктивна – дозволяє відрізнити одного учасника комерційної діяльності від іншого, незалежно від того, які товари чи послуги вони реалізують та пропонують на ринку;

2) запобіжна – комерційне найменування дає змогу споживачу (чи контрагенту) обирати серед суб’єктів господарювання того з них, співробітництво з яким буде найбільш вигідним та надійним (залежно від того, чи такий суб’єкт є, наприклад, державним підприємством чи, навпаки, приватним). Це дозволяє запобігти порушенню (чи нереалізації) прав та інтересів споживачів;

3) комерційне найменування є одним із джерел прибутку.

7. При розмежування правових понять «комерційне найменування», «найменування юридичної особи», «торговельна марка», «зазначення походження товарів» («географічне зазначення») та «комерційне позначення» слід виходити, зокрема, з такого.

На відміну від найменування юридичної особи комерційне найменування є таким, що має вартісну оцінку і створюється, зокрема, з метою отримання прибутку завдяки його використанню. Торговельна марка, зазначення походження товарів (географічне зазначення) використовуються для індивідуалізації продукції (послуг) вже індивідуалізованого комерційним найменуванням суб’єкта господарювання.

Що ж до комерційного позначення, яке не знайшло свого закріплення в ЦК України, то воно охоплює такі поняття, як вивіски, слогани тощо, які використовує суб’єкт господарювання в своїй діяльності, а тому, на відміну від комерційного найменування, таке позначення не потребує реєстрації.

8. Безпосередніми формами порушення прав на комерційне найменування є, зокрема, такі дії:

– нанесення комерційного найменування на певну продукцію або демонстрація його при наданні послуг;

– використання суб’єктом господарювання в своїй діяльності комерційного найменування, яке є тотожним / схожим до ступеня змішування із комерційним найменуванням іншого суб’єкта;

– реєстрація і використання суб’єктом господарювання торговельної марки, яка є схожою із комерційним найменуванням іншого суб’єкта господарювання;

– реєстрація будь-яким суб’єктом на своє ім'я доменного імені, яке відтворює комерційне найменування (або його додаток як складову частину такого найменування) певного суб’єкта господарювання.

9. Особами, які мають право звертатися за захистом прав на комерційне найменування, є лише безпосередні власники таких найменувань: юридична особа – через уповноважених осіб та фізична особа-підприємець – особисто або через уповноважених осіб. При цьому правомочності з управління господарським товариством – власником комерційного найменування (а саме – акціонерним товариством, товариством з обмеженою відповідальністю та товариством з додатковою відповідальністю) слід відмежовувати від правомочності захисту прав такого суб’єкта. Адже власник юридичної особи не може захищати права цієї юридичної особи, перебуваючи у статусі власника.

При цьому в командитних та повних товариствах відбувається поєднання власника (власників) та особи, яка наділена правом представляти (а відповідно і захищати) права юридичної особи.

10. Захист прав на комерційне найменування здійснюється у двох формах: неюрисдикційній (самозахист) та юрисдикційній. І саме юрисдикційна форма включає в себе судовий порядок захисту прав на комерційне найменування. Останній, в свою чергу, реалізується у безпосередній діяльності судів: загальних – під час розгляду та вирішення кримінальних, цивільних справ та справ щодо розгляду адміністративних правопорушень і спеціалізованих – під час розгляду господарських та адміністративних справ щодо захисту прав на комерційні найменування.

11. Питання щодо розподілу компетенції між господарськими судами та адміністративними судами (в разі участі у спірних правовідносинах щодо захисту прав на комерційне найменування органу, наділеного владними повноваженнями) слід здійснювати не за суб’єктним критерієм, а за предметним. Тобто справи щодо захисту прав на комерційні найменування та в цілому на всі об'єкти інтелектуальної власності, якщо не має місця злочин, мають вирішуватися саме в загальних судах (в разі участі фізичної особи) та господарських судах (за відсутності як учасника фізичної особи).

12. Повноваження суду щодо захисту прав на комерційне найменування зводяться до такого кола дій, які він уповноважений вчинити:

– вжити попередніх заходів щодо захисту прав на комерційне найменування (такими заходами є запобіжні заходи, заходи до забезпечення позову та заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення);

– під час безпосереднього розгляду справи в суді суддя може постановити ухвалу про вжиття заходів до забезпечення позову, призначити по справі судову експертизу відповідних об’єктів інтелектуальної власності тощо;

– вирішити справу, відмовивши у позові або задовольнивши його (повністю чи частково). В разі задоволення позову суддя вживає один з передбачених законодавством способів захисту, зокрема: визнає права власника, відновлює становище, що існувало до порушення прав, припиняє дії, що порушують права або створюють загрозу його порушенню, зобов’язує відшкодувати збитки.

13. При здійсненні судового захисту прав на комерційне найменування складним є питання визначення того, що саме є комерційним найменуванням певного суб’єкта господарювання. Тому доцільним видається запропонувати два варіанти вирішення даної проблеми, які, звичайно, можуть бути поєднані:

– закріплення законодавчого обов’язку юридичних осіб зазначати в своїх статутних документах, яке найменування слід вважати його комерційним найменування. Що ж до фізичних осіб-підприємців – то їх прізвище (разом із зазначенням «фізична особа-підприємець») вже є комерційним найменуванням;

– створення загальнодержавного реєстру комерційних найменувань, ведення якого доручити або Державному департаменту інтелектуальної власності, або органам місцевої влади. Внесення відомостей до такого реєстру слід зробити добровільним, а сам реєстр загальнодоступним. Це відповідатиме вимогам ст. 8 Паризької конвенції та ч. 3 ст. 489 ЦК України і водночас дасть змогу суб’єктам господарювання можливість офіційно встановити дату пріоритету на таке комерційне найменування.

14. Поширеною проблемою при здійсненні судового захисту прав на комерційне найменування є неможливість подання як доказів відомостей, отриманих з мережі Інтернет. В зв’язку з цим запропоновано внести такі зміни до законодавства:

– до процесуального законодавства (ГПК України, ЦПК України, КПК України, КАС України) – надати суддям право здійснювати дослідження сторінок мережі Інтернет та складати внаслідок цього протоколи, які покладати в основу судових рішень;

– до законодавства про діяльність нотаріусів – надати право нотаріусам посвідчувати відомості, які містяться на тому чи іншому сайті, сторінці мережі Інтернет та дозволити сторонам спору право подавати такі засвідчені відомості як докази у справах.

Список використаних джерел

1. Актуальні проблеми охорони торговельних марок в Україні // Матеріали навчально-методичного семінару. Укладач: Сердюк Г.Н., м. Київ: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 152 с.

2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

3. Березанська В.І. Консультації / І.В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2007. – №11. – С. 71–72.

4. Біблія. – Режим доступу: http://www.bible.com.ua/bible/r/40/6

5. Бобков С.А. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав [Електронний ресурс] / Бобков С.А. // Журнал российского права. – 2004 г. – №1. Режим доступу: http://forum.yurclub.ru/index.php? download=115

6. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. – М.: Прогресс, 1977.

7. Бовин А.А. Интеллектуальная собственность: экономический аспект. – М.: Инфра-М, 2001.

8. Бошицький Ю.Л. Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид./ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 216 с.

9. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., Юридическая литература. 1998. 173 с.

10. Вирок Богуславського районного суду Київської області від 29 березня 2007 року у справі №1–42/07 р. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1482890

11. Відомості стосовно належних компанії General Motors Company торговельних марок. – Режим доступу: http://www.gm.com/copyright/

12. Газета «Урядовий кур’єр», №23 (4174) від 6 лютого 2010 року

13. Галянтич М.К. Захист права на засоби індивідуалізації виробників товарів і послуг цивільно, кримінально, адміністративно правовими засобами (про систему та взаємодію) // Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2009. – С. 71–84.

14. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – №18

15. Гражданское право: Учеб. в 3 т. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 2005.

16. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. – СПб.: 1910.

17. Данилова Е.Н. Фирма и название предприятия. – Петроград, 1915.

18. Дюма А. Графиня де Монсоро. – М.: Издательство «Правда», 1991.

19. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року №1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991 р. – №49

20. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року №755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – №31

21. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року №236/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=236% 2F96-%E2% F0

22. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року №2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001 р. – №12

23. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року №3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994 р. – №7

24. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товару» від 16 червня 1999 р. №752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999 р. – №32

25. Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.94 р. №4038-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=4038–12

26. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.О. Кодинець; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 18 с. – укp.

27. Зорислава Ромовська. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – 560 с.

28. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.-практ. вид.: У 4 т./ За ред. О.Д. Святоцького. – Т. 1: Право інтелектуальної власності / С.О. Довгий, В.С. Дроб’язко, В.О. Жаров та ін.; За ред. В.М. Литвина, С.О. Довгого. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 500 с.

29. Інформаційний лист Верховного Суду України від 26.12.05 р. №3.2. – 2005 «Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами». – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=v3–2–700–05

30. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 10.07.06 р. №01–8/1516 «Про посібник для суддів і слідчих «Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань». – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=v1516600–06

31. Інформація стосовно розроблення проекту Закону України «Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування». – Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/i932

32. Іщук С.І. Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування: термінологічний аспект. – Режим доступу: http://naub.org.ua/? p=710

33. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. – М: Юридическая литература. – 1972. – 168 с.

34. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. – М.: НОРМА – М., 2000.

35. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року №2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005 р. – №35 /35–36, 37/

36. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року №8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984 р. – №51

37. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 2 / Уклад.: Ю.В. Білоусов, І. Р. Калаур, С.Д. Гринько та ін. / За ред. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука. – К: Правова єдність, 2009. – 1240 с.

38. Кодинець А.О. Проблеми правової охорони засобів індивідуалізації в Україні // Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2009. – С. 48–56.

39. Кодинець А.О. Проблемні аспекти суб’єктного складу відносин у сфері використання комерційного найменування / А.О. Кодинець // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №5. – С. 154–159.

40. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве / Под ред. Е.Г. Мартынчика. – Кишинев: Кишиневский государственный университет им. Ленина, 1989.

41. Конвенція про засування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967 року. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=995_169&zahyst=AZPMfVYbMbFmK08sZiIHdPyWHI4a6s80msh8Ie6

42. Конвенція про засування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967 року (офіційний (англомовний) текст). – Режим доступу: http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html

43. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – №30.

44. Кохановська О.В. Засоби індивідуалізації у приватно-правовій доктрині права: джерела, сучасне розуміння і погляд на перспективу // Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2009. – С. 7–23.

45. Крайнєв П.П., Ковальова Н.М., Мельников М.В. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / За заг. ред. П.П. Крайнєва. – Вінниця: ПП «Поліграфічний центр «Фенікс», ДІВП ВАТ «Інфракон» – «Інфрако-І», 2008. – 376 с.

46. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001 р. – №25

47. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року №1001–05 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961 р. – №2

48. Кухар В.І., Афанасьєв В.В., Жуков В.І. Юридична природа права інтелектуальної власності: врахування при вирішенні спорів / В.І. Кухар, В.В. Афанасьєв, В.І. Жуков // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3. – С. 179–190.

49. Лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2004 року №05–3/31. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=v3_31600–04

50. Матели Поль. Новое французское законодательство по товарным знакам. – Душанбе, 1998.

51. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. – М.: Юристъ, 1999. – 384 с.

52. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року №92-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002 р. – №38

53. Наказ Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116 «Про затвердження Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг». – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=z0276–95&p=1260802380465638

54. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.

55. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. Т.І. – 832 с., Т. ІІ – 1088 с.

56. Національний класифікатор України: Класифікація видів економічної діяльності (NACE, Rev. 1.1–2002) ДК 009:2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА: ЗАКОН ПРЕМІУМ 8.1.5 © Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2010

57. Орлова В.В. Средства индивидуализации и кодифицированное законодательство об интеллектуальной собственности // Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2009. – С. 23–34.

58. Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999.

59. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. – К.: Форму, 2002. – 319 с.

60. Охромєєв Ю.Г. Деякі аспекти застосування ст. 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2009. – С. 133–137.

61. Паризька конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990 р. – №1. – Ст. 320.

62. Підопригора О.А., Мельник М.Г., Мельник О.М. Цивільний кодекс України. Міркування з окремих проблем застосування. Науковий збірник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005.

63. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності в Україні: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів і фак-в університетів. – К.: Юрінком Інтер. 1998.

64. Підопригора О., Кравченко С., Теленик С. Реалізація захисту прав інтелектуальної власності в Україні / О. Підопригора, С. Кравченко, С. Теленик // Право інтелектуальної власності. – 2003. – №8. – С. 3–7.

65. Постанова Вищого господарського суду України від 10 березня 2004 року у справі №20/89–02. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_641637.html

66. Постанова Вищого господарського суду України від 1 березня 2005 року у справі №11/245. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_829533.html

67. Постанова Вищого господарського суду України від 17 травня 2005 року у справі №12/444. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_914724.html

68. Постанова Вищого господарського суду України від 12 липня 2005 року у справі №5/20н. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_972054.html

69. Постанова Вищого господарського суду України від 18 жовтня 2005 у справі №21/364. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_1068797.html

70. Постанова Вищого господарського суду України від 29 червня 2006 року у справі №14/341. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_1296745.html

71. Постанова Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2006 року у справі №21/461. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_1365686.html

72. Постанова Вищого господарського суду України від 20 лютого 2007 року у справі №38/210. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_1748978.html

73. Постанова Вищого господарського суду України від 17 липня 2007 року у справі №21/518. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_1638729.html

74. Постанова Вищого господарського суду України від 4 березня 2008 року зі справи №12/205–21/55. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_1876664.html

75. Постанова Вищого господарського суду України від 14 жовтня 2008 року у справі №12/295. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_2109250.html

76. Постанова Вищого господарського суду України від 24 березня 2009 року у справі №21/440. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3331980

77. Постанова Вищого господарського суду України від 14 квітня 2009 у справі №13/337–08. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/docs/28_2311358.html

78. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.97 р. №5 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах». – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=v0008700–97

79. Постанова ЦВК СРСР та РНК СРСР про «Введення в дію положення про фірму» від 22 червня 1927 року № б/н. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=n0002400–27

80. Право власності в Україні: Навч. посіб. / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, О.А. Підопригора та ін.; За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., Юрінком Інтер, 2000. – 816.

81. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – с. 624.

82. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України/ За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

83. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.Ю. Кашинцева; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 16 с. – укp.

84. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей/ За ред. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицього. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004.

85. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 року №04–5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності». – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=v1107600–04&p=1260802380465638

86. Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 року №04–5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності». – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=v0076600–05

87. Рішення Господарського суду м. Києва від 3 лютого 2009 року у справі №12/25. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3218041

88. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року №18-рп/2004 у справі №1–10/2004. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=v018p710–04&chk=4/UMfPEGznhhqHA. Zi6DRtNaHI4Tcs80msh8Ie6

89. Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. – СПб., 1914.

90. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 18 вересня 1997 року №02–5/289 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України». – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=v_289800–97&p=1270058818387139

91. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.

92. Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань /За ред. П.П. Крайнєва / – К.: НДЦСЕПІВ, 2006. -18 с.

93. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. – М.: 1917 г.

94. Указ Президента України від 14 вересня 2000 року №1072/2000 «Програма інтеграції України до Європейського союзу». – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=n0001100–00&p=1261576227907157

95. Федеральная нотариальная палата Российской Федерации / Лещенко А.И., Обеспечение доказательств нотариусами. – Режим доступа: http://www.notariat.ru/bulletinarhiv/press_1030_23.htm

96. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.В. Кривошеїна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 18 с. – укp.

97. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV // Офіційний вісник України. – 2003 р. – №11. – Ст. 7

98. Цивільний кодекс Української РСР. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1540–06&p=1260802380465638

99. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 864 с.

100. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 1. – 722 с.

101. Цивільне право України: навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, В.А. Ватрас, С.Д. Гринько та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Правова єдність, 2009

102. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua/books/115/7157/41/#chapter

103. Шибіко В.П. Цивільний позивач у кримінальному процесі // Юридична енциклопедія: в 6 т. / т. 6 / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998.

104. West’s encyclopedia of American law / Jeffrey Lehman, editor, Shirelle Phelps, editor. – 2nd ed. / Volume 10

1 Як зазначено в Указі Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 «Програма інтеграції України до Європейського союзу» Україна бере участь у Конвенції про заснування ВОІВ з 26 квітня 1970 року [94].

2 У світі все більшого значення набувають стандарти при виробництві будь-якої продукції. При цьому ці стандарти є дійсно міжнародними: наприклад, для виробництва бензину – це «Євро-х» (-5, -4 і т.д.), стандарти щодо електротехнічних приладів – ІЕС, інші сфери – стандарти ISO (International Organization for Standardization, членами якої є 163 держави). Що вже казати, якщо навіть технологія приготування неаполітанської піци згідно з рішенням ЄС, тепер має бути однаковим на території всього Союзу. «А для контролю за якістю кулінарного шедевру у самому Неаполі було створено асоціацію справжньої неаполітанської піци.» [12]

3 За принципом «сujus commodum, ejus periculum» – чия вигода, того і ризик.

4 В силу того, що відомості, які будуть викладатися далі, стали відомі автору в зв’язку із трудовою діяльністю, вони є комерційною таємницею, а тому імена осіб та назви підприємств будуть змінені.

5 Оскільки наведений приклад подається з власної практики та судове рішення у ньому з невідомих причин не опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень - http://www.reyestr.court.gov.ua/, то імена та назви сторін будуть змінені (з мотивів захисту комерційної таємниці).